【案情簡介】
2008年10月，美國埃索拉股份有限公司向ITC提起“337調(diào)查”申請，聲稱包括廣東生益科技股份有限公司在內(nèi)的全球7家生產(chǎn)和在美銷售覆銅板的企業(yè)產(chǎn)品覆銅板和粘結(jié)片侵犯其美國3項專利。這是近幾十年來我國覆銅板業(yè)首次被卷入美國“337調(diào)查”案。該案用時半年，最終根據(jù)仲裁結(jié)果，埃索拉公司對被告生益科技無條件撤訴，不再復(fù)審，這可謂是一件速戰(zhàn)速決、贏得漂亮、極具樣本價值的案例，深入對其進(jìn)行研究必將對我國相關(guān)企業(yè)帶來一些啟示。
一、產(chǎn)業(yè)背景介紹
覆銅板是將補(bǔ)強(qiáng)材料浸以樹脂，一面或兩面覆以銅箔，經(jīng)熱壓而成的一種板狀材料，稱為覆銅箔層壓板。它是做PCB的基本材料，常叫基材。當(dāng)它用于多層板生產(chǎn)時，也叫芯板（CORE）。
中國覆銅板工業(yè)已有60多年的發(fā)展歷史，從20世紀(jì)90年代進(jìn)入快速發(fā)展期。自2006年以來，我國覆銅板工業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值均已占到了世界第1位，根據(jù)我國覆銅板行業(yè)統(tǒng)計，2008年我國覆銅板產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的67.9%。雖然已經(jīng)成為全球最大的覆銅板制造、消費(fèi)大國，但是我國目前還絕不是制造強(qiáng)國。覆銅板企業(yè)規(guī)模不大，且大多數(shù)是生產(chǎn)中、低檔產(chǎn)品。目前，國內(nèi)使用的高端覆銅板仍以進(jìn)口為主，出口的產(chǎn)品尚以中低端為主，整個行業(yè)的上升和發(fā)展仍有較大空間。
近年來，我國覆銅板大而不強(qiáng)的狀況正在改變，覆銅板行業(yè)掌握了很多核心技術(shù)，如撓性板、無鹵化板、無鉛兼容CCL、低介電常數(shù)板、耐漏電流板(CTI)、高耐熱板、金屬基板等。并在自主技術(shù)創(chuàng)新上邁進(jìn)了一大步，很多產(chǎn)品打入國際市場。在原材料制備技術(shù)，如含磷的環(huán)氧樹脂、開纖玻璃布、新型阻燃劑研發(fā)技術(shù)；設(shè)備的制造技術(shù)，如立式侵膠機(jī)、真空壓機(jī)、自動化裝載線等方面，均已取得很大突破。
二、“337調(diào)查”的發(fā)起
（一）“337調(diào)查”的申請
2008年10月6日，美國埃索拉股份有限公司（Isola USA Corporation，以下簡稱埃索拉公司）依據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條規(guī)定，向ITC提起調(diào)查申請，聲稱包括廣東生益科技股份有限公司在內(nèi)幾家國外公司覆銅板和粘結(jié)片產(chǎn)品侵犯了自己的3項專利，要求ITC對上述國外公司簽發(fā)普遍排除令和禁止令。應(yīng)此申請，同年11月5日，ITC正式受理此案并展開調(diào)查。本案中涉及的3項美國專利分別是US6187852號專利（以下簡稱852專利）、US6322885號專利（以下簡稱885專利）和US6509414號專利（以下簡稱414專利）。
（二）當(dāng)事人簡介
1. 申請人
美國埃索拉公司是美國最大的覆銅板生產(chǎn)廠家。在歐美、亞洲有多家大型覆銅板生產(chǎn)廠，其中在我國內(nèi)地設(shè)有3家生產(chǎn)廠。
2. 被申請人
全球8家生產(chǎn)和在美銷售覆銅板的企業(yè)在本案中涉案調(diào)查，共有2家我國內(nèi)地企業(yè)，分別是江蘇輝騰電子（蘇州）有限公司及廣東生益科技股份有限公司。本案的具體涉案公司簡況如表2-10-1所示。表2-10-1 覆銅板“337調(diào)查”案涉案雙方簡表
申請人 Isola USA Corp.被申請人 Ventec Electronics (Suzhou) Co.，Ltd，China；（輝騰電子）
Ventec Electronics (HK) Co.，Ltd， Hong Kong；
VGL USA LLC，F(xiàn)ullerton，California；
Taiwan Union Technology Corp.，Taiwan；（臺燿科技）
ITEQ Corporation, Taiwan；（聯(lián)茂電子）
Guangdong Shengyi Sci. Tech Co.，Ltd, China；（廣東生益）
SanminaSCI Corporation，San Jose，California；
Paramount CCL Supply，Orange，California；& Coatek Inc.，Santa Clara，California. （三）涉案專利情況簡介
1. 852專利情況
專利名稱為“用于改進(jìn)環(huán)氧層壓板的填充方法”（Fillers for Improved Epoxy Laminates），注冊日期為2001年2月13日，據(jù)申請書，申請人認(rèn)為其至少第1~3、第5、第8項權(quán)利要求被侵犯。
2. 885專利情況
專利名稱為“用于改善環(huán)氧樹脂層壓板的滑石顆粒填充方法”（Talc Particles as Fillers for Improved Epoxy Laminates），注冊日期為2001年11月27日，據(jù)申請書，申請人認(rèn)為其至少第1、第2、第4、第7~9項權(quán)利要求被侵犯。
3. 414專利情況
專利名稱為“環(huán)氧樹脂，苯乙烯，馬來酸酐共聚物與合作交聯(lián)劑”（Epoxy Resin，Styrene-Maleic Anh·ride Copolymer and CoCrosslinking Agent），注冊日期為2003年1月21日，據(jù)申請書，申請人認(rèn)為其至少第1、第5~7項權(quán)利要求被侵犯。表2-10-2 覆銅板“337調(diào)查”涉案相關(guān)專利簡介
序號 專利號 申請日 發(fā)明名稱 涉及權(quán)利要求1 US6187852 2001/02/13 用于改進(jìn)環(huán)氧層壓板的填充方法 第1~3項、第5項、第8項2 US6322885 2001/11/27 用于改善環(huán)氧樹脂層壓板的滑石顆粒填充方法 第1項、第2項、第4項、第7~9項3 US6509414 2003/01/21 環(huán)氧樹脂，苯乙烯，馬來酸酐共聚物與合作交聯(lián)劑 第1項、第5~7項三、調(diào)查進(jìn)展
（一）337調(diào)查的申請
2008年12月8日，生益科技提交請求ITC終止對生益科技進(jìn)行調(diào)查動議和詳細(xì)的證據(jù)說明。隨后其他被訴方也據(jù)此提交了動議附和，要求終止對414專利的調(diào)查。2008年12月28日，生益科技收到ITC和埃索拉公司的調(diào)查問卷，由此開始進(jìn)入出庭前的雙方相互質(zhì)證和證據(jù)收集階段。在此階段，生益科技針對852專利和885專利，經(jīng)過幾輪往返質(zhì)詢和答辯。憑借充分的證據(jù)和確鑿的事實，進(jìn)行了強(qiáng)有力地抗辯。2009年1月9日，ITC行政法官發(fā)現(xiàn)埃索拉公司“沒有提供任何事實依據(jù)”支持其指控生益科技侵犯其414號專利，從而終止了對該專利的“337調(diào)查”進(jìn)程。埃索拉在2009年3月12日撤銷了對生益科技的所有指控。祝大同.生益科技完勝美國337案的過程與啟示\[J\].印制電路資訊,2009，7(4)：28-29.
（二）初裁
2009年4月16日，ITC行政法官初裁判定終止對生益科技的調(diào)查。初裁內(nèi)容為“同意被申請方提出的終止關(guān)于414號專利調(diào)查的動議；同意申請方提出的基于和解協(xié)議而終止調(diào)查的聯(lián)合動議”。
（三）終裁
2009年5月11日，ITC委員會終裁決定“不再復(fù)審初裁結(jié)論”。至此，生益科技“337調(diào)查”案件獲得全面勝利。
【案例評析】
據(jù)統(tǒng)計顯示，當(dāng)一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)高速發(fā)展，與美國貿(mào)易往來頻繁時，是引發(fā)“337調(diào)查”最頻繁的階段。近年來，我國覆銅板行業(yè)無論是在規(guī)模還是在技術(shù)創(chuàng)新方面都有很大改變，產(chǎn)品有大部分出口到國外，如此快速地發(fā)展和擴(kuò)張自然會引起國外公司的高度重視，認(rèn)為我國企業(yè)已對其造成威脅。同時，在全球遭遇金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)背景下，美國經(jīng)濟(jì)不景氣，一些企業(yè)經(jīng)營困難以保持其自身的市場占有率，不少美國企業(yè)即通過“337調(diào)查”的方式進(jìn)行自救。而本案最終以申請方主動提出撤訴，雙方達(dá)成和解而結(jié)案，此案為我國應(yīng)對貿(mào)易保護(hù)主義特別是為今后“337調(diào)查”涉案企業(yè)做了很好的典范。
一、面對“337調(diào)查”，中國企業(yè)要積極應(yīng)對
由于對“337調(diào)查”應(yīng)訴費(fèi)用過高，企業(yè)方面對此種情況多難于應(yīng)付，一般都會選擇庭外和解。例如生益科技為了應(yīng)訴該案件，花費(fèi)約400萬美金。以這么高的成本去打這樣一個官司，到底是否值得？答案是肯定的。
按照“337調(diào)查”的程序規(guī)則，一旦在“337調(diào)查”中認(rèn)定我國企業(yè)侵權(quán)的話， ITC極有可能會向中國的相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)發(fā)布排除令，禁止申請書中所列的企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，或者不分來源禁止所有同類侵權(quán)產(chǎn)品的進(jìn)入，甚至是包含侵權(quán)產(chǎn)品的下游產(chǎn)品以及上游的零部件產(chǎn)品。并且排除令沒有確定的有效期，除非ITC認(rèn)為侵權(quán)情形已不存在，否則排除令和禁止令可在涉案知識產(chǎn)權(quán)有效期內(nèi)一直執(zhí)行。這樣，將對整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，可能會導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品失去美國市場，或者不得不為此支付高昂的許可費(fèi)用。根據(jù)上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心知識產(chǎn)權(quán)總監(jiān)黃楨的被訪發(fā)言整理。
這就意味著，面對“337調(diào)查”，企業(yè)所作出的兩種不同的選擇會導(dǎo)致兩種不同的命運(yùn)。選擇積極應(yīng)訴，企業(yè)不僅得到自主品牌的專利和較高的市場評價，還能起到良好的宣傳作用。而選擇消極應(yīng)訴、坐以待斃，不僅會失去美國的市場，還將面臨全面其他眾多的第三方市場。
應(yīng)訴并不預(yù)示著敗訴，相反，正如本案中所顯示的，即使是像埃索拉公司這樣的強(qiáng)大對手，我國企業(yè)照樣能在短時間內(nèi)打個漂亮的戰(zhàn)役，這在很大程度上就取決于被訴企業(yè)是否具有積極的應(yīng)訴態(tài)度。
二、面對“337調(diào)查”，中國企業(yè)要善于應(yīng)對
首先，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展意識。雖然自改革開放以來，我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)狀況發(fā)生了翻天覆地的變化，但仍與美國等發(fā)達(dá)國家有較大差距，需進(jìn)一步發(fā)展。專利是最主要的知識產(chǎn)權(quán)，發(fā)明專利是技術(shù)含量和經(jīng)濟(jì)價值最高的專利。與外國企業(yè)熱衷于申請發(fā)明專利比較，我國企業(yè)擁有的知識產(chǎn)權(quán)比例中，被稱為“泡沫專利”的的實用新型和外觀設(shè)計專利占據(jù)絕大比例。國內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的企業(yè)少，大多數(shù)企業(yè)沒有申請專利，甚至沒有自己的商標(biāo)。我國的外貿(mào)總額已居世界前列，但自主創(chuàng)新的高技術(shù)產(chǎn)品在對外貿(mào)易中所占份額卻極低。
本案中，生益科技之所以能在短時間內(nèi)大獲全勝，得益于企業(yè)對自己擁有自主研發(fā)技術(shù)的信心。中國企業(yè)需要提高知識產(chǎn)權(quán)意識，提高自身知識產(chǎn)權(quán)管理能力，并加大力度進(jìn)行自主研發(fā)、發(fā)展民族專利。但同時也要尊重包括外國企業(yè)在內(nèi)的其他企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)，在出口前重視檢查，避免侵權(quán)。
其次，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)意識。中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識薄弱，尋求維權(quán)救濟(jì)能力不強(qiáng)，這成為制約中國企業(yè)開拓海外市場和“走出去”又好又快發(fā)展的關(guān)鍵因素。對于我國企業(yè)來說，對相關(guān)專利等知識產(chǎn)權(quán)，不僅僅要在國內(nèi)申請保護(hù)，同時也需注重國外知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，當(dāng)別人侵犯我們知識產(chǎn)權(quán)的時候，我們也可以拿起法律武器維護(hù)自身權(quán)益，而并非一味的準(zhǔn)備應(yīng)對。汪秀芬.生益科技打贏美國“337調(diào)查”案\[N\].中國貿(mào)易報,2009-05-28（009）.
另外，企業(yè)應(yīng)在研發(fā)過程中，也亟須建構(gòu)強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊，對產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范化管理，注意妥善保管相關(guān)研發(fā)數(shù)據(jù)和資料等。在本案中，生益科技之所以能夠快速遞交10萬頁的應(yīng)對證據(jù)，并最終使對方撤訴，即因為生益科技在這方面一直有充足準(zhǔn)備。
再次，企業(yè)應(yīng)對“337調(diào)查”的程序及特點(diǎn)時，需要對調(diào)查程序了解。目前，我國對美國的出口仍在增加，與此同時，我國的科技競爭力較弱，我國公司擁有或控制的高質(zhì)量專利少。在“337調(diào)查”程序中，我國公司在相當(dāng)長的時間內(nèi)仍是被訴方。調(diào)查顯示，截至2009年5月，美國對我國企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”已達(dá)91起，其中76起集中于2002年以后。我國已連續(xù)6年成為遭遇“337調(diào)查”最多的國家。對“337調(diào)查”預(yù)先有一定了解，才能保證在自己涉及其中時，不慌不亂、沉穩(wěn)應(yīng)對。在企業(yè)對此有一定了解的基礎(chǔ)上，先就企業(yè)手中掌握的專利和技術(shù)與ITC所調(diào)查的專利進(jìn)行比對，然后對自己的勝訴率作出風(fēng)險評估才能因案而異、因己而異制定最適合的應(yīng)對策略。
同時，在對“337調(diào)查”的應(yīng)對中，律師的正確選擇也很重要。本案中的生益科技選擇美國本土有數(shù)十年經(jīng)驗的律所承接此案，從表面上看所花費(fèi)用昂貴，而對最終案件的勝訴結(jié)果而言，卻是小付出大收益。
三、行業(yè)協(xié)會等要發(fā)揮應(yīng)有作用
應(yīng)對美國“337調(diào)查”，單憑國內(nèi)企業(yè)的力量勢必薄弱，行業(yè)協(xié)會、中介組織等均應(yīng)聯(lián)動起來，發(fā)揮應(yīng)有的作用。
從行業(yè)協(xié)會的角度而言，行業(yè)協(xié)會應(yīng)充分發(fā)揮協(xié)調(diào)溝通的作用。在“337調(diào)查”過程中，行業(yè)協(xié)會可以通過協(xié)調(diào)各方聯(lián)絡(luò)、聘請律師，建立共同基金，成立聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)等，增強(qiáng)行業(yè)凝聚力，整合行業(yè)資源，最大限度減少人力、物力的浪費(fèi)，最終維持行業(yè)利益、有利于整個行業(yè)企業(yè)的發(fā)展。
而對于其他相關(guān)機(jī)構(gòu)，如從律師協(xié)會的角度而言，“337調(diào)查”在一定程度可以說上是雙方間律師的較量。全國律協(xié)作為全國律師的行業(yè)機(jī)構(gòu)，可多舉辦一些座談會、研究會，對中國的律師進(jìn)行相關(guān)知識的教育和培訓(xùn)，向中國企業(yè)介紹案件的實戰(zhàn)經(jīng)驗，使律師更多地了解“337調(diào)查”調(diào)查程序，從而避免臨陣磨槍的尷尬，提高律師在應(yīng)訴中代理勝訴可能性。
■ 撰稿人/郭文奇 北京大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
