美國世孚“337調查”發難 寧波貝發愛拼才會贏——中國制筆企業應訴標記筆“337調查”案啟示
【案情簡介】
一、當事人簡介
1. 美國文具行業巨頭，“派克”之所出——Sanford(以下簡稱世孚公司)
世孚公司是美國著名文具生產商，旗下擁有包括“Sharpie”、“DYMO”、“mimio”，“Parker”等10余款家喻戶曉的品牌，主要從事筆類產品的研發、生產和銷售，是世界書寫工具行業中高端產品的“巨頭”。
2. 中國浙江制筆翹楚——貝發集團股份有限公司
貝發集團有限公司始創于1994年，是國內文具領軍企業，從事以筆類為主的文具用品的研發、生產、銷售及國際商貿服務，年產能居全球前3強，年營業收入全球前10強，規模、產值、出口額、全球市場占有率連續10余年穩居國內第1位。
貝發集團90%以上的產品銷往北美、歐洲、拉美、亞洲、中東和非洲等150多個國家和地區，并與多家“世界500強企業”建立了戰略貿易關系，形成了全球化、多業態互動的營銷網絡，成為海外多個國家消費者識別率最高的中國筆類品牌。
二、涉案標記筆商業外觀
在研發“Sharpie”標記筆時，世孚公司設計并創造了標記筆的全部外觀，這種設計于1964年第一次在市場上出現。獨特且認知度極高的“Sharpie”細頭標記筆（fine point marker）在設計上一直使用與眾不同的灰色雪茄型的筆桿，與筆管顏色不同但與筆中顏料相同的圓錐形塑料筆帽，筆帽與筆桿比例約為1∶2。這些元素共同構成了世孚公司受保護的商業外觀（Sanfords Protected Trade Dress）。圖2-9-1 “Sharpie”牌細頭標記筆受保護的商業外觀 由于這一設計已使用數十年，消費者已經形成了具有這種外觀的筆是高品質筆的觀念。同時，世孚公司通過大量的商業廣告宣傳和贊助商業營銷策略，使得這種外觀設計業早已深入人心。為保證消費者習慣的延續性，世孚公司在數十年中基本未改變過該筆的外觀設計。
被訴方貝發集團有限公司生產或銷售了名為“Mainstays”和“Evermark”兩款標記筆，被訴侵害世孚公司的受保護商業外觀（具體外觀如下圖所示）。
圖2-9-2 貝發生產的Mainstays和Evermark兩款標記筆注：如圖示，貝發記號筆使用灰色筆桿，與墨水顏色相同的筆帽，筆帽與筆桿的長度比例接近1∶2，以上與世孚公司受保護商業外觀有相近之處。世孚公司聲稱這可能造成消費者混淆。三、案情始末
近年來，中國制筆業迅猛發展，主要分布于浙江、上海和廣東的制筆商以其質優價廉的產品，迅速地占領了國際市場。以貝發公司生產的標記筆為代表的中國制筆，產品質量被美國消費者認可，而價格又具有明顯競爭力，據貝發掌握的情況，世孚公司指控貝發侵犯其“商業外觀權”的貝發牌記號筆在沃爾瑪上柜僅2個月，其銷量就是世孚公司的同類產品“Sharpie”牌記號筆的7倍。被搶占市場的世孚公司于是利用貿易壁壘發難，以阻撓低成本產品擴張，同時削弱對手價格優勢。
2004年7月20日，美國世孚公司提請美國國際貿易委員會（ITC）對來自包括4家中國公司（浙江省慈溪市亨寶制筆廠、慈溪長江制筆廠、麗水萊克制筆有限公司、寧波貝發集團有限公司）在內的全球共12家公司的標記筆啟動“337調查”，世孚稱上述公司出口和銷售至美國的標記筆侵犯了該公司的注冊商標及商業外觀。此案中，申請人請求ITC簽發永久排除令和禁止令。如果指控成立，ITC將不問來源地永久禁止所有侵犯其權利的標記筆對美國出口和在美國銷售。\[EB/OL\].\[2009-11-20\]http://2005.nbfet.gov.cn/wmglc/detail.php?id=388.
申請人世孚公司訴稱：依據“337條款”，被申請的標記筆生產商的行為違反了美國法典第19卷第1337條(a)(1)(C)規定，侵犯了世孚公司注冊商標“SHARPIE”。此外，被申請人行為符合美國法典第19卷第1337條(a)(1)(A)所稱“不正當方法競爭”，因其所生產的標記筆侵犯了世孚公司具有顯著特點的灰色雪茄狀筆桿商業外觀，對世孚公司產品在美國的銷售具有造成潛在損害或損害危險的可能。
其中，針對貝發公司特別申訴內容如下：
被申請人（貝發公司）生產的永久標記筆外觀系“雪茄”形狀，其構成包括灰色筆桿以及漸細的筆帽，筆帽與筆桿按1∶2設計。其生產的該款標記筆與世孚公司受保護的標記筆商業外觀相似，可能導致消費者混淆。
2004年8月24日，ITC正式就此項指控立案并展開調查。
貝發公司在獲知此事后，考慮到若不應訴，等于默認侵犯對方專利，不僅會使貝發標記筆和同類的中國產品退出美國市場，也會影響到貝發各類產品在美國的形象和銷售，損失很大，因此決定應訴。
2004年8月底，貝發公司委托美國Miller & Chevalier Chartered LLP律師事務所，在12家被訴企業中率先積極應訴。貝發公司針對ITC和世孚公司提出的數百個涉案質詢問題，按時給予詳細答復，并提供了充分的證據材料和樣品，要求世孚公司指認具體問題產品。同時，充分運用被訴公司的權利，向對方提出了數百個問題的質詢，使對方不得不主動向貝發公司提出延期回答貝發公司的質詢要求。
2004年1月1日，世孚公司正式書面回復貝發公司，確認了涉案產品的4個具體型號，將本案所可能產生的影響限定在占貝發公司總出口額不到1%的范圍內。至此，貝發的大量型號產品被排除在調查范圍外，取得了訴訟的第一個勝利。同時，貝發將世孚生產的雪茄型標記筆與貝發生產的寶塔形標記筆進行全面比較，并取得了ITC行政法官的充分理解。隨后，世孚公司向貝發公司提出了庭外和解的要求。
2004年11月29日，貝發公司負責人專程赴美，與世孚公司高層開始和解談判，世孚公司最終同意貝發公司可以在不改變所有涉案產品外形、尺寸的前提下，繼續在包括美國在內的世界范圍內銷售自己的產品。而為了表示和解的誠意，貝發方面也主動提出改變部分標記筆的筆桿顏色，使之與世孚公司的標記筆的筆桿顏色區別更加突出。\[EB/OL\].\[2009-11-20\].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2007-07/31/content-10726514.htm.
2005年2月24日，世孚公司正式申請撤回對貝發集團的指控，美國國際貿易委員會于3月13日同意該撤回指控請求。經過半年多的較量，該“337調查”案最終以兩制筆巨頭庭外和解結案，且雙方均未上訴（本案裁決結果參見表2-9-1）。表2-9-1 標記筆“337調查”裁決結果簡表
初裁內容 同意世孚公司與貝發集團提出的基于和解協議而終止調查的聯合動議；認定其他國內被訴方缺席終裁內容 對被申請方Mon Ami發布普遍排除令和禁止令，禁止冒用“Sharpie”商標或世孚公司受保護的產品外觀或者使用與之十分相似的、足以使人對其原料、產地和制造商產生誤解的墨水標記筆及其包裝的進口上訴 無【案例評析】
“中國制筆業知識產權第一案”撥云見日，貝發集團保住了來之不易的美國市場。從中，我們能得到什么啟示呢？
一、強化知識產權意識，應對“高端”打擊手段
從昔日應對價格戰的“反傾銷”措施，到如今越來越多應對質量戰的“337調查”，國際市場風云變幻，國內企業被頻頻推上被告席。這一客觀形勢，要求國內企業強化知識產權意識，以抵抗一波又一波的攻擊。
本案中，貝發公司贏了官司，保住了市場，出口美國市場同比增長12％，卻并未放棄自我檢討。“如果當時我們申報了專利，對手就無空子可鉆，完全可以避免這場官司。”這次“337調查”案結束后，貝發公司出臺了新規定：凡研制出新產品后的7天之內，必須申請專利。現在，貝發平均每3天申報一項專利。
與此同時，貝發公司積極提高研發能力，強化自主知識產權，內設上百人的科研團隊，外與歐洲的國際著名設計公司合作。研發經費占到銷售額的5％以上。目前，貝發制筆工程技術中心已成功開發400多項新產品。“有了知識產權的法寶，我們不僅不會惹上侵權官司，還能防止別人侵權。” 從被別人告侵權，到告別人侵權，這一轉變，標志貝發在國際市場有了自己的立足之地。\[EB/OL\].［2009-10-15］.http://info.office.hc360.com/2005/08/09141017644.shtml.
二、積極應訴不躲避，官司之外意深遠
這些年來，美國企業針對中國企業提出多起“337調查”，國內方面應訴者卻始終寥寥無幾。彼方往往不訴則勝，而此方避訴不及。對于因貿易壁壘引起的貿易摩擦，國內企業通常有“五怕”：怕官司、怕花錢、怕麻煩、怕責任、怕吃虧。因“怕”而采取回避的企業最終導致產品無法出口。而實踐證明，應訴者終獲益，退讓者必受損。在這次應訴過程中，貝發公司充分運用國際慣例和法律手段，向世界同行和ITC展示了貝發公司健全的知識產權管理體系，以及中國民營企業的風范與實力，反而贏得了對手的理解和尊重。
三、技巧重于膽量，知己知彼據理力爭
技巧比膽量更重要。知己知彼，據理力爭；抓住對方弱點，給予致命一擊，才能變被動為主動。商業外觀侵權構成包括造型類似、顏色相近、結構相似3種形式。貝發集團經過與美國多家律師事務所溝通后，非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步，質問所謂“商業外觀”侵權是否成立?按照法律程序，首先進行民意調查，公眾是否一眼就會把貝發的產品錯認為是某“著名商品”?第二步，對兩種筆的顯著差別據理力爭。因為貝發產品已非常明顯地標有自己的商標，從外形上看，區別明顯，在消費者中不可能引起混淆。通過上述兩步策略，最終被確定并不侵犯世孚公司的商業外觀設計。
四、建立嚴密體系，防訴患于未然
我國制筆行業需逐步建立健全制筆行業的預警防范機制與專利情報服務網絡。防范措施之一，是在美國構建自己的知識產權體系，注冊自己的知識產權，然后將“337條款”為我所用。這可以借鑒日本的一些做法。當年，日本的SONY、東芝、日立等都曾經常被列為“337調查”對象。他們從最初的“訴訟缺席”，到之后的頻頻應訴，再到后來大量在美申請專利。所以發展至今，日本開始反撲，大規模起訴仿冒其產品的美國企業。我們在注重國內專利開發和保護的同時，也要把眼光緊緊盯住國際市場，申請專利要國內國際并重。
與此同時，要提前研究相關制度和法律，不斷增強侵權判斷能力，逐步提升專利訴訟的談判能力，不斷強化產業專利攻防能力，不斷提高產業專利的競爭力，真正形成與國外巨頭抗衡的實力。要通過各種渠道了解相關的資料，對已經發布的美國專利進行檢索，與己相關的記下來，然后“繞道走”，把國際貿易中的阻力減少到最小。對美出口的業務，在簽訂合同前，可以委托有關機構進行必要的知識產權調查，以防止無意中侵犯他人的知識產權。這里強調一點，聘請合適的法律顧問相當重要。愛拼才會贏 技巧比膽量重要\[J\].中國制筆，2005（4）.
五、團結協作不獨斗，同舟共濟樹形象
面對國外不斷加高的貿易“門檻”，光靠一家或幾家企業單打獨斗難以承受。應對“337調查”，需要全行業企業同舟共濟，并與政府相關部門、行業協會以及其他相關組織通力合作，共同面對。如政府協調組織企業積極應訴，行業協會、商會等中介及時收集信息和咨詢，作為市場主體的企業積極應對，幾方各司其職，形成合力，才會讓我們的企業特別是中小企業更快更多更好地“走出去”。中美筆業巨頭過招，中國筆點破美國貿易壁壘［EB/OL］.（2005-03-01）\[2009-10-15\].http://news.sina.com.cn/c/2005-03-01/09315231856s.shtml.
■ 撰稿人/潘 雯 北京大學知識產權學院
一、當事人簡介
1. 美國文具行業巨頭，“派克”之所出——Sanford(以下簡稱世孚公司)
世孚公司是美國著名文具生產商，旗下擁有包括“Sharpie”、“DYMO”、“mimio”，“Parker”等10余款家喻戶曉的品牌，主要從事筆類產品的研發、生產和銷售，是世界書寫工具行業中高端產品的“巨頭”。
2. 中國浙江制筆翹楚——貝發集團股份有限公司
貝發集團有限公司始創于1994年，是國內文具領軍企業，從事以筆類為主的文具用品的研發、生產、銷售及國際商貿服務，年產能居全球前3強，年營業收入全球前10強，規模、產值、出口額、全球市場占有率連續10余年穩居國內第1位。
貝發集團90%以上的產品銷往北美、歐洲、拉美、亞洲、中東和非洲等150多個國家和地區，并與多家“世界500強企業”建立了戰略貿易關系，形成了全球化、多業態互動的營銷網絡，成為海外多個國家消費者識別率最高的中國筆類品牌。
二、涉案標記筆商業外觀
在研發“Sharpie”標記筆時，世孚公司設計并創造了標記筆的全部外觀，這種設計于1964年第一次在市場上出現。獨特且認知度極高的“Sharpie”細頭標記筆（fine point marker）在設計上一直使用與眾不同的灰色雪茄型的筆桿，與筆管顏色不同但與筆中顏料相同的圓錐形塑料筆帽，筆帽與筆桿比例約為1∶2。這些元素共同構成了世孚公司受保護的商業外觀（Sanfords Protected Trade Dress）。圖2-9-1 “Sharpie”牌細頭標記筆受保護的商業外觀 由于這一設計已使用數十年，消費者已經形成了具有這種外觀的筆是高品質筆的觀念。同時，世孚公司通過大量的商業廣告宣傳和贊助商業營銷策略，使得這種外觀設計業早已深入人心。為保證消費者習慣的延續性，世孚公司在數十年中基本未改變過該筆的外觀設計。
被訴方貝發集團有限公司生產或銷售了名為“Mainstays”和“Evermark”兩款標記筆，被訴侵害世孚公司的受保護商業外觀（具體外觀如下圖所示）。
圖2-9-2 貝發生產的Mainstays和Evermark兩款標記筆注：如圖示，貝發記號筆使用灰色筆桿，與墨水顏色相同的筆帽，筆帽與筆桿的長度比例接近1∶2，以上與世孚公司受保護商業外觀有相近之處。世孚公司聲稱這可能造成消費者混淆。三、案情始末
近年來，中國制筆業迅猛發展，主要分布于浙江、上海和廣東的制筆商以其質優價廉的產品，迅速地占領了國際市場。以貝發公司生產的標記筆為代表的中國制筆，產品質量被美國消費者認可，而價格又具有明顯競爭力，據貝發掌握的情況，世孚公司指控貝發侵犯其“商業外觀權”的貝發牌記號筆在沃爾瑪上柜僅2個月，其銷量就是世孚公司的同類產品“Sharpie”牌記號筆的7倍。被搶占市場的世孚公司于是利用貿易壁壘發難，以阻撓低成本產品擴張，同時削弱對手價格優勢。
2004年7月20日，美國世孚公司提請美國國際貿易委員會（ITC）對來自包括4家中國公司（浙江省慈溪市亨寶制筆廠、慈溪長江制筆廠、麗水萊克制筆有限公司、寧波貝發集團有限公司）在內的全球共12家公司的標記筆啟動“337調查”，世孚稱上述公司出口和銷售至美國的標記筆侵犯了該公司的注冊商標及商業外觀。此案中，申請人請求ITC簽發永久排除令和禁止令。如果指控成立，ITC將不問來源地永久禁止所有侵犯其權利的標記筆對美國出口和在美國銷售。\[EB/OL\].\[2009-11-20\]http://2005.nbfet.gov.cn/wmglc/detail.php?id=388.
申請人世孚公司訴稱：依據“337條款”，被申請的標記筆生產商的行為違反了美國法典第19卷第1337條(a)(1)(C)規定，侵犯了世孚公司注冊商標“SHARPIE”。此外，被申請人行為符合美國法典第19卷第1337條(a)(1)(A)所稱“不正當方法競爭”，因其所生產的標記筆侵犯了世孚公司具有顯著特點的灰色雪茄狀筆桿商業外觀，對世孚公司產品在美國的銷售具有造成潛在損害或損害危險的可能。
其中，針對貝發公司特別申訴內容如下：
被申請人（貝發公司）生產的永久標記筆外觀系“雪茄”形狀，其構成包括灰色筆桿以及漸細的筆帽，筆帽與筆桿按1∶2設計。其生產的該款標記筆與世孚公司受保護的標記筆商業外觀相似，可能導致消費者混淆。
2004年8月24日，ITC正式就此項指控立案并展開調查。
貝發公司在獲知此事后，考慮到若不應訴，等于默認侵犯對方專利，不僅會使貝發標記筆和同類的中國產品退出美國市場，也會影響到貝發各類產品在美國的形象和銷售，損失很大，因此決定應訴。
2004年8月底，貝發公司委托美國Miller & Chevalier Chartered LLP律師事務所，在12家被訴企業中率先積極應訴。貝發公司針對ITC和世孚公司提出的數百個涉案質詢問題，按時給予詳細答復，并提供了充分的證據材料和樣品，要求世孚公司指認具體問題產品。同時，充分運用被訴公司的權利，向對方提出了數百個問題的質詢，使對方不得不主動向貝發公司提出延期回答貝發公司的質詢要求。
2004年1月1日，世孚公司正式書面回復貝發公司，確認了涉案產品的4個具體型號，將本案所可能產生的影響限定在占貝發公司總出口額不到1%的范圍內。至此，貝發的大量型號產品被排除在調查范圍外，取得了訴訟的第一個勝利。同時，貝發將世孚生產的雪茄型標記筆與貝發生產的寶塔形標記筆進行全面比較，并取得了ITC行政法官的充分理解。隨后，世孚公司向貝發公司提出了庭外和解的要求。
2004年11月29日，貝發公司負責人專程赴美，與世孚公司高層開始和解談判，世孚公司最終同意貝發公司可以在不改變所有涉案產品外形、尺寸的前提下，繼續在包括美國在內的世界范圍內銷售自己的產品。而為了表示和解的誠意，貝發方面也主動提出改變部分標記筆的筆桿顏色，使之與世孚公司的標記筆的筆桿顏色區別更加突出。\[EB/OL\].\[2009-11-20\].http://www.xinhuanet.com/chinanews/2007-07/31/content-10726514.htm.
2005年2月24日，世孚公司正式申請撤回對貝發集團的指控，美國國際貿易委員會于3月13日同意該撤回指控請求。經過半年多的較量，該“337調查”案最終以兩制筆巨頭庭外和解結案，且雙方均未上訴（本案裁決結果參見表2-9-1）。表2-9-1 標記筆“337調查”裁決結果簡表
初裁內容 同意世孚公司與貝發集團提出的基于和解協議而終止調查的聯合動議；認定其他國內被訴方缺席終裁內容 對被申請方Mon Ami發布普遍排除令和禁止令，禁止冒用“Sharpie”商標或世孚公司受保護的產品外觀或者使用與之十分相似的、足以使人對其原料、產地和制造商產生誤解的墨水標記筆及其包裝的進口上訴 無【案例評析】
“中國制筆業知識產權第一案”撥云見日，貝發集團保住了來之不易的美國市場。從中，我們能得到什么啟示呢？
一、強化知識產權意識，應對“高端”打擊手段
從昔日應對價格戰的“反傾銷”措施，到如今越來越多應對質量戰的“337調查”，國際市場風云變幻，國內企業被頻頻推上被告席。這一客觀形勢，要求國內企業強化知識產權意識，以抵抗一波又一波的攻擊。
本案中，貝發公司贏了官司，保住了市場，出口美國市場同比增長12％，卻并未放棄自我檢討。“如果當時我們申報了專利，對手就無空子可鉆，完全可以避免這場官司。”這次“337調查”案結束后，貝發公司出臺了新規定：凡研制出新產品后的7天之內，必須申請專利。現在，貝發平均每3天申報一項專利。
與此同時，貝發公司積極提高研發能力，強化自主知識產權，內設上百人的科研團隊，外與歐洲的國際著名設計公司合作。研發經費占到銷售額的5％以上。目前，貝發制筆工程技術中心已成功開發400多項新產品。“有了知識產權的法寶，我們不僅不會惹上侵權官司，還能防止別人侵權。” 從被別人告侵權，到告別人侵權，這一轉變，標志貝發在國際市場有了自己的立足之地。\[EB/OL\].［2009-10-15］.http://info.office.hc360.com/2005/08/09141017644.shtml.
二、積極應訴不躲避，官司之外意深遠
這些年來，美國企業針對中國企業提出多起“337調查”，國內方面應訴者卻始終寥寥無幾。彼方往往不訴則勝，而此方避訴不及。對于因貿易壁壘引起的貿易摩擦，國內企業通常有“五怕”：怕官司、怕花錢、怕麻煩、怕責任、怕吃虧。因“怕”而采取回避的企業最終導致產品無法出口。而實踐證明，應訴者終獲益，退讓者必受損。在這次應訴過程中，貝發公司充分運用國際慣例和法律手段，向世界同行和ITC展示了貝發公司健全的知識產權管理體系，以及中國民營企業的風范與實力，反而贏得了對手的理解和尊重。
三、技巧重于膽量，知己知彼據理力爭
技巧比膽量更重要。知己知彼，據理力爭；抓住對方弱點，給予致命一擊，才能變被動為主動。商業外觀侵權構成包括造型類似、顏色相近、結構相似3種形式。貝發集團經過與美國多家律師事務所溝通后，非常有技巧地采取了分步走的策略。第一步，質問所謂“商業外觀”侵權是否成立?按照法律程序，首先進行民意調查，公眾是否一眼就會把貝發的產品錯認為是某“著名商品”?第二步，對兩種筆的顯著差別據理力爭。因為貝發產品已非常明顯地標有自己的商標，從外形上看，區別明顯，在消費者中不可能引起混淆。通過上述兩步策略，最終被確定并不侵犯世孚公司的商業外觀設計。
四、建立嚴密體系，防訴患于未然
我國制筆行業需逐步建立健全制筆行業的預警防范機制與專利情報服務網絡。防范措施之一，是在美國構建自己的知識產權體系，注冊自己的知識產權，然后將“337條款”為我所用。這可以借鑒日本的一些做法。當年，日本的SONY、東芝、日立等都曾經常被列為“337調查”對象。他們從最初的“訴訟缺席”，到之后的頻頻應訴，再到后來大量在美申請專利。所以發展至今，日本開始反撲，大規模起訴仿冒其產品的美國企業。我們在注重國內專利開發和保護的同時，也要把眼光緊緊盯住國際市場，申請專利要國內國際并重。
與此同時，要提前研究相關制度和法律，不斷增強侵權判斷能力，逐步提升專利訴訟的談判能力，不斷強化產業專利攻防能力，不斷提高產業專利的競爭力，真正形成與國外巨頭抗衡的實力。要通過各種渠道了解相關的資料，對已經發布的美國專利進行檢索，與己相關的記下來，然后“繞道走”，把國際貿易中的阻力減少到最小。對美出口的業務，在簽訂合同前，可以委托有關機構進行必要的知識產權調查，以防止無意中侵犯他人的知識產權。這里強調一點，聘請合適的法律顧問相當重要。愛拼才會贏 技巧比膽量重要\[J\].中國制筆，2005（4）.
五、團結協作不獨斗，同舟共濟樹形象
面對國外不斷加高的貿易“門檻”，光靠一家或幾家企業單打獨斗難以承受。應對“337調查”，需要全行業企業同舟共濟，并與政府相關部門、行業協會以及其他相關組織通力合作，共同面對。如政府協調組織企業積極應訴，行業協會、商會等中介及時收集信息和咨詢，作為市場主體的企業積極應對，幾方各司其職，形成合力，才會讓我們的企業特別是中小企業更快更多更好地“走出去”。中美筆業巨頭過招，中國筆點破美國貿易壁壘［EB/OL］.（2005-03-01）\[2009-10-15\].http://news.sina.com.cn/c/2005-03-01/09315231856s.shtml.
■ 撰稿人/潘 雯 北京大學知識產權學院
