【案情簡(jiǎn)介】
2006年5月16日，美國(guó)芝寶制造有限公司(ZIPPO，簡(jiǎn)稱(chēng)“芝寶公司”)和芝寶商標(biāo)公司(Zippmark)以“打火機(jī)外觀(guān)設(shè)計(jì)圖形商標(biāo)”為依據(jù)，向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）提出申請(qǐng)，要求啟動(dòng)“337調(diào)查”程序。芝寶公司指控溫州恒星煙具公司等4家企業(yè)未經(jīng)其許可或授權(quán)而假冒其注冊(cè)商標(biāo)，生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售袖珍型可充氣打火機(jī)，誤導(dǎo)和欺騙消費(fèi)者。
據(jù)芝寶公司描述，其打火機(jī)圖形設(shè)計(jì)的保護(hù)特征為“稍呈圓形邊和角、頂部稍帶弧度呈彎曲形狀的打火機(jī)”。這一描述基本包含了中國(guó)所有中、高檔打火機(jī)的主流外型，此類(lèi)打火機(jī)占中國(guó)出口美國(guó)打火機(jī)總量的95%。若普遍排除令通過(guò)，美國(guó)海關(guān)可能永久禁止中國(guó)類(lèi)似形狀的打火機(jī)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
一、打火機(jī)背景知識(shí)
（一）申請(qǐng)方：美國(guó)芝寶（ZIPPO）——“打火機(jī)的神話(huà)”
提起本次“337調(diào)查”的是著名的美國(guó)打火機(jī)制造商芝寶制造有限公司以及旗下的芝寶商標(biāo)公司(Zippmark)。1932年，芝寶公司的創(chuàng)始者George G.Blaisdell生產(chǎn)了第一只ZIPPO打火機(jī)，10年內(nèi)其產(chǎn)量即突破百萬(wàn)。1969年，市場(chǎng)上的ZIPPO打火機(jī)已超過(guò)1億只。在芝寶公司看來(lái)，始終如一的風(fēng)格和品質(zhì)締造了這些神話(huà)及口碑，也奠定了它在打火機(jī)制造業(yè)的傲然姿態(tài)和霸主地位——“ZIPPO”理所當(dāng)然地成了這個(gè)行業(yè)產(chǎn)品的代名詞。時(shí)至今日，歐洲、日本等國(guó)家仍沒(méi)有第二者能撼動(dòng)ZIPPO的市場(chǎng)地位。
（二）我國(guó)被申請(qǐng)方：浙江的打火機(jī)制造商
此次調(diào)查的國(guó)內(nèi)被申請(qǐng)人包括溫州恒星煙具有限公司、臺(tái)州榮時(shí)打火機(jī)發(fā)展有限公司、溫州泰利爾煙具制造有限公司和香港東方打火機(jī)公司(具有溫州合資企業(yè)背景)。其中只有溫州恒星有限公司（由美國(guó)律所Kenyon & Kenyon LLP代理）正式應(yīng)訴。
恒星煙具前身創(chuàng)立于1988年，現(xiàn)擁有600多名員工。該公司的棉油打火機(jī)年產(chǎn)量約為2 100萬(wàn)只，占據(jù)中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品70% 以上的市場(chǎng)份額。目前恒星持有多項(xiàng)發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)專(zhuān)利，以及自主品牌“STAR”。
（三）袖珍型可充氣打火機(jī)
涉案的可充氣式打火機(jī)，是相對(duì)一次性打火機(jī)而言的。一次性打火機(jī)制作時(shí)充入燃料，不能重復(fù)充氣，而可重復(fù)充氣打火機(jī)可對(duì)其用外部氣罐進(jìn)行重復(fù)充氣或插入新的燃料氣箱。相比較而言，一次性打火機(jī)的成本售價(jià)相對(duì)較低，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)可充氣打火機(jī)的需求量更大，此類(lèi)打火機(jī)占到中國(guó)出口美國(guó)打火機(jī)總量的95％。目前ZIPPO公司生產(chǎn)的打火機(jī)都是可充氣式打火機(jī)。
（四）我國(guó)打火機(jī)出口至美國(guó)市場(chǎng)的情況
美國(guó)是我國(guó)打火機(jī)出口僅次于歐盟的另一個(gè)大市場(chǎng)。以我國(guó)打火機(jī)出口大省浙江為例，2006年1~4月（此次“337調(diào)查”前），浙江省出口打火機(jī)(包括一次性和可充氣式)價(jià)值共6 812萬(wàn)美元，數(shù)量為5.54億只，同比增長(zhǎng)32.5%；其中出口美國(guó)金額601萬(wàn)美元，占總出口額的8.82%。
二、訴訟過(guò)程——恒星不畏霸權(quán)積極應(yīng)訴USITC.Certain Lighters INV. NO.:337-TA-575\[EB/OL\] .\[2009-10-20\].http://www.usitc.gov/secnetary/fed-feg-notice/337-TA-575.1173992163.pdf.
（一）2006年
5月16日，美國(guó)芝寶ZIPPO公司向ITC提交打火機(jī)“337調(diào)查”申請(qǐng)，稱(chēng)3家美國(guó)銷(xiāo)售商與4家中國(guó)生產(chǎn)廠(chǎng)家涉嫌侵犯ZIPPO的打火機(jī)“外形商標(biāo)”，要求ITC發(fā)起“337調(diào)查”，并且要求ITC發(fā)布普遍排除令和禁止令。溫州恒星煙具公司率先公開(kāi)表態(tài)要積極應(yīng)訴到底，并提醒同行：“ZIPPO針對(duì)的是與該外形商標(biāo)有關(guān)的所有打火機(jī)，如果不引起重視，受損的將會(huì)是全球打火機(jī)行業(yè)利益。”
6月15日，ITC正式發(fā)布了ZIPPO打火機(jī)“337調(diào)查”立案的通知，進(jìn)入法定調(diào)查程序。
6月17日，溫州市煙具協(xié)會(huì)召開(kāi)理事緊急擴(kuò)大會(huì)議，因應(yīng)訴費(fèi)用過(guò)高協(xié)調(diào)無(wú)果。迫于應(yīng)訴答辯時(shí)間有限，恒星煙具公司單方應(yīng)訴。
7月5日，恒星煙具公司向ITC提交應(yīng)訴答辯。
7月15日，法定應(yīng)訴答辯期限到期，其他被申請(qǐng)人無(wú)一申請(qǐng)應(yīng)訴。
8月16日，ITC行政法官簽發(fā)第6號(hào)行政命令,要求其他應(yīng)訴方在2006年9月1日前提交不應(yīng)訴的理由，否則將對(duì)其作出缺席裁定。
9月15日，其他應(yīng)訴方尚未提交不應(yīng)訴理由，ITC行政法官簽發(fā)了第8號(hào)行政命令,根據(jù)ITC規(guī)則第16條裁定其他應(yīng)訴方缺席。
9月25日，恒星煙具公司與美國(guó)芝寶公司簽訂和解協(xié)議,恒星煙具公司成為商標(biāo)保護(hù)范圍內(nèi)惟一能向美國(guó)出口的供應(yīng)商。
11月7日，申請(qǐng)人提出動(dòng)議，要求以簡(jiǎn)易程序處理其要求，申請(qǐng)人還要求ITC簽發(fā)普遍排除令并且在總統(tǒng)復(fù)審期間收取100%的保證金。
（二）2007年
2月21日，行政法官裁決滿(mǎn)足申請(qǐng)者要求，并認(rèn)定被申請(qǐng)者違反“337條款”。
7月18日，ITC正式裁決,通過(guò)了美國(guó)ZIPPO公司提起的“337調(diào)查”申請(qǐng),簽發(fā)了對(duì)進(jìn)口美國(guó)侵權(quán)打火機(jī)的普遍排除令。作為該案中惟一一家應(yīng)訴的中國(guó)企業(yè),恒星煙具出口美國(guó)的打火機(jī)產(chǎn)品不受ITC排除令的影響。根據(jù)ITC發(fā)布的消息，在2個(gè)月的總統(tǒng)審核期后，從9月16日開(kāi)始，普遍排除令正式實(shí)施。而在這兩個(gè)月期間，涉及“侵權(quán)”打火機(jī)進(jìn)口時(shí)，進(jìn)口商必須向美國(guó)海關(guān)交納100% 的保證金。
經(jīng)過(guò)溫州恒星幾個(gè)月的獨(dú)立應(yīng)訴，參與調(diào)查的雙方最終握手言和。根據(jù)和解協(xié)議，溫州恒星和美國(guó)芝寶簽署全球市場(chǎng)合作框架協(xié)議，雙方將會(huì)在開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)方面深度合作，如追加投資或者成立合資公司等。同時(shí)，溫州恒星成為芝寶商標(biāo)保護(hù)范圍內(nèi)惟一能向美國(guó)公司出口的供應(yīng)商。
三、涉案專(zhuān)利（圖形商標(biāo)）分析
“芝寶公司此次指控以一枚‘打火機(jī)外觀(guān)設(shè)計(jì)圖形商標(biāo)’(見(jiàn)圖2-7-1)為依據(jù)，指控中國(guó)公司侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，溫州恒星公司總經(jīng)理陳建華說(shuō)。芝寶公司對(duì)其打火機(jī)外形商標(biāo)的描述為“邊角稍呈圓形、頂部稍帶弧度呈彎曲形狀的打火機(jī)”。基本包含了我國(guó)所有中、高檔打火機(jī)的主流外型。
事實(shí)上，芝寶公司從1994年9月6日開(kāi)始申請(qǐng)注冊(cè)這枚商標(biāo)，其間幾次被推翻駁回，2000年其美國(guó)本土同行、另一家著名的打火機(jī)公司朗森(Ronson)亦曾對(duì)此商標(biāo)提起異議，其主要理由是：芝寶公司打火機(jī)設(shè)計(jì)圖形的保護(hù)特征具備很強(qiáng)的“功能性特征”，即“這些特征主要是由實(shí)用角度的考慮所確定”、“(打火機(jī)的)圓形邊和角部的弧度設(shè)計(jì)均是為了使用方便和攜帶時(shí)不磨損衣物。”而美國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法中則有“不能將帶有功能性特征的外觀(guān)申請(qǐng)為商標(biāo)”的明確規(guī)定。其后，芝寶公司借2002年世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織起用新的商標(biāo)注冊(cè)規(guī)則——允許注冊(cè)所謂“三維標(biāo)志”的機(jī)會(huì)，獲準(zhǔn)通過(guò)了該商標(biāo)。圖2-7-1 涉案打火機(jī)外形商標(biāo)基于芝寶的商標(biāo)特征描述和打火機(jī)的一般功能性特征，可以看出：ZIPPO的圖形商標(biāo)并無(wú)獨(dú)特外形，其外形描述僅僅是該類(lèi)打火機(jī)出于安全方便而當(dāng)然具有的外觀(guān)。
【案例評(píng)析】
一、困難重重——我國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的種種不利
同“反傾銷(xiāo)調(diào)查”一樣，“337調(diào)查”也是美國(guó)的一種貿(mào)易保護(hù)手段，但對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響要更為深遠(yuǎn)。首先，“337調(diào)查”制裁結(jié)果不僅局限于特定行業(yè)的產(chǎn)品，而且可以延伸到其上、下游產(chǎn)品，而“反傾銷(xiāo)調(diào)查”僅針對(duì)特定的產(chǎn)品；其次，“反傾銷(xiāo)調(diào)查”的結(jié)果一般是征收5年的反傾銷(xiāo)稅，而“337調(diào)查”結(jié)果則可能是被訴產(chǎn)品永久被排除在美國(guó)市場(chǎng)之外。此外，“反傾銷(xiāo)”的成立要件包括對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害或損害威脅的要求，而“337調(diào)查”中，申請(qǐng)人無(wú)須此項(xiàng)證明義務(wù)。
因此，“337調(diào)查”更容易被啟動(dòng)，這也是美國(guó)企業(yè)濫用“337調(diào)查”來(lái)作為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的“殺手锏”的制度根源。而且，“337調(diào)查”的申請(qǐng)費(fèi)相當(dāng)便宜，大約只有幾百美金，“337調(diào)查”也并不提供經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)償，即律師費(fèi)等調(diào)查費(fèi)用的轉(zhuǎn)付。這意味著即使申請(qǐng)人敗訴，ITC也不決定給被申請(qǐng)人方面提供金錢(qián)補(bǔ)償。這也助長(zhǎng)了美國(guó)企業(yè)的濫訴心理。
巨額費(fèi)用嚇阻、分化瓦解乃至以退為進(jìn)、以和解換市場(chǎng)是發(fā)起方慣用的策略。在本案之中，從芝寶公司向ITC遞交的申請(qǐng)書(shū)“救濟(jì)請(qǐng)求”中就可看出芝寶公司的企圖。申請(qǐng)書(shū)部分內(nèi)容摘錄如下：
X.救濟(jì)請(qǐng)求
58.如附件例證產(chǎn)品所示，至少7家公司已經(jīng)被確定生產(chǎn)、進(jìn)口至美國(guó)與題述商標(biāo)外型相似的打火機(jī)。
59.這表明，目前存在廣泛的針對(duì)題述商標(biāo)的未經(jīng)授權(quán)和侵權(quán)使用的事實(shí)存在，而且除了例證公司外，還可能存在大量其他企業(yè)向美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口侵權(quán)打火機(jī)。
60.除非頒布普遍排除令，否則日后每確定一個(gè)新侵權(quán)打火機(jī)進(jìn)口商都需要重復(fù)進(jìn)行“337調(diào)查”。因此，申請(qǐng)方在此請(qǐng)求美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)：
(1)根據(jù)修正的美國(guó)《1930年關(guān)稅法案》第337條規(guī)定，對(duì)進(jìn)口美國(guó)、為進(jìn)口美國(guó)而銷(xiāo)售或進(jìn)口后在美國(guó)銷(xiāo)售侵犯題述商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的打火機(jī)的行為進(jìn)行調(diào)查。
(2)根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法案》第337條(d)和(f)規(guī)定，安排和舉行關(guān)于永久禁止令的聽(tīng)證會(huì)。
(3)根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法案》第337條(d)規(guī)定，排除侵犯題述商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的打火機(jī)輸入美國(guó)。
(4)根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法案》第337條(f)規(guī)定，簽發(fā)排除令和禁止令，禁止進(jìn)口美國(guó)、為進(jìn)口美國(guó)而銷(xiāo)售、為銷(xiāo)售而提供、進(jìn)口后在美國(guó)銷(xiāo)售或者在美國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)侵權(quán)題述商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的打火機(jī)。
(5)根據(jù)美國(guó)《1930年關(guān)稅法案》第337條(f)規(guī)定，簽發(fā)排除令和禁止令，禁止未經(jīng)授權(quán)使用題述商標(biāo)。
(6)根據(jù)調(diào)查結(jié)果和委員會(huì)的職權(quán)，發(fā)布其他的、進(jìn)一步的委員會(huì)認(rèn)為正當(dāng)?shù)摹⑦m當(dāng)?shù)难a(bǔ)救禁令。
據(jù)此，一旦永久性禁止令被鑒發(fā)，受損失的將不單單是恒星煙具公司等芝寶公司申請(qǐng)調(diào)查的幾個(gè)中國(guó)企業(yè)，而是會(huì)殃及所有向美國(guó)出口的相關(guān)打火機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商和不同渠道的進(jìn)口銷(xiāo)售商。可以說(shuō)這是繼“反傾銷(xiāo)調(diào)查”、歐盟“CR法案”之后，在國(guó)內(nèi)金屬原材料供應(yīng)價(jià)格日益上漲、企業(yè)生產(chǎn)成本增大的背景下，進(jìn)一步加劇了對(duì)我國(guó)打火機(jī)行業(yè)發(fā)展的不利影響。據(jù)初步估計(jì)，溫州絕大部分打火機(jī)產(chǎn)品，寧波約二分之一的打火機(jī)產(chǎn)品，廣東、江西、湖南等省約三分之一的打火機(jī)產(chǎn)品出口將受影響。美國(guó)進(jìn)口的打火機(jī)中，受該案影響的產(chǎn)品約占總進(jìn)口金額的一半。
二、明槍易躲，暗箭難防——申請(qǐng)方策略與分析
從ZIPPO列舉的被申請(qǐng)人可以看出，ZIPPO公司使用了“聲東擊西”的策略：選擇一些不大可能應(yīng)訴的公司作為被申請(qǐng)方，從而達(dá)到“暗地里”獲取普遍排除令的目的。比如泰利爾公司早就不存在，東方煙具十幾年來(lái)沒(méi)有出口過(guò)1只打火機(jī)到美國(guó)，而美國(guó)國(guó)內(nèi)的3家涉案公司，打火機(jī)只是它們的附帶產(chǎn)品，而一場(chǎng)“337調(diào)查”程序應(yīng)訴需要100多萬(wàn)美金。根據(jù)ITC規(guī)則，被申請(qǐng)方如缺席，行政法官往往會(huì)以原告的意愿作出判決。7家被告，6家缺席，惟一應(yīng)訴的溫州恒星公司，出口美國(guó)的打火機(jī)數(shù)量也僅僅占其全部銷(xiāo)量的5% 。普遍排除令，ZIPPO似乎唾手可得。
國(guó)內(nèi)許多打火機(jī)企業(yè)對(duì)此次“337調(diào)查”更多選擇了沉默——雖然他們未必清楚此次芝寶要求ITC實(shí)施的是“普遍排除令”，而并非僅僅針對(duì)某種品牌的打火機(jī)。寧波的一家打火機(jī)企業(yè)主直言“沒(méi)有興趣”去打這個(gè)官司。一些企業(yè)固執(zhí)地認(rèn)為，自己生產(chǎn)的打火機(jī)跟芝寶公司一點(diǎn)關(guān)系也沒(méi)有。
面對(duì)ZIPPO公司的戰(zhàn)術(shù)，溫籍僑領(lǐng)林光（美國(guó)幸運(yùn)貿(mào)易有限公司總裁，美國(guó)華商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)）發(fā)起的美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)維護(hù)中心，反而爭(zhēng)取主動(dòng)介入調(diào)查，積極應(yīng)訴美國(guó)ZIPPO(芝寶)公司打火機(jī)“337調(diào)查”案。應(yīng)訴行動(dòng)由林光發(fā)起，后得到美國(guó)金星集團(tuán)、美國(guó)洛杉磯打火機(jī)有限公司等7家美國(guó)公司支持，這些公司共同出資組建了美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)維護(hù)中心(簡(jiǎn)稱(chēng)IPPC)，并以IPPC的名義出面應(yīng)訴。8家進(jìn)口商一致表示，應(yīng)訴完全是為了整個(gè)打火機(jī)行業(yè)的利益，必須要有奉獻(xiàn)精神，一旦勝訴將惠及全行業(yè)。這一主動(dòng)出擊的行動(dòng)，值得我國(guó)企業(yè)在其他領(lǐng)域的“337調(diào)查”案件中借鑒。
三、團(tuán)結(jié)對(duì)外——行業(yè)協(xié)會(huì)的組織協(xié)調(diào)
恒星公司的吳心說(shuō)：“首先是缺乏經(jīng)驗(yàn)，溝通困難，加上中美之間法律制度、司法實(shí)踐差異很大，官司估計(jì)不容易打；其次就是應(yīng)訴的費(fèi)用問(wèn)題，美國(guó)的大牌律師收費(fèi)都是計(jì)時(shí)收費(fèi)，一個(gè)小時(shí)就要500美元以上；還有就是周期長(zhǎng)，一般‘337’官司結(jié)案時(shí)間都在15個(gè)月左右，這對(duì)產(chǎn)品附加值非常低的打火機(jī)公司來(lái)說(shuō)無(wú)疑是筆天文數(shù)字的開(kāi)支。”可見(jiàn)，掌握“游戲”規(guī)則與技巧，是有效應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的必要條件。
在本案的應(yīng)訴過(guò)程中，溫州市煙具行業(yè)協(xié)會(huì)在整合、協(xié)調(diào)上起到了重要的作用。
2006年5月16日，在ZIPPO公司提出“337調(diào)查”申請(qǐng)后，溫州市煙具行業(yè)協(xié)會(huì)在收到相關(guān)資料的第一時(shí)間內(nèi)，及時(shí)通知涉案企業(yè)并多次進(jìn)行溝通，推薦數(shù)家律師事務(wù)所供參考、選擇。同時(shí)，協(xié)會(huì)密切關(guān)注案情進(jìn)展情況，溫州煙具行業(yè)協(xié)會(huì). 溫州市煙具行業(yè)協(xié)會(huì)2006年度工作總結(jié)及2007年工作思路［EB/OL］.（2006-12-31）［2009-10-25］.http://wzjmw. wenzhou. gov. cn/wzjmw/gzdh/hygl/hygl/userobject1ai883/00000001.doc.積極行動(dòng)，通過(guò)組織多次專(zhuān)家研討會(huì)為涉案企業(yè)應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”做了大量輔助工作。此舉亦得到各相關(guān)部門(mén)的積極回應(yīng)和支持，為贏得最后的勝利作出了重大貢獻(xiàn)。
行業(yè)協(xié)會(huì)在應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”中應(yīng)該起到以下幾點(diǎn)作用：首先，組織、協(xié)調(diào)企業(yè)開(kāi)展應(yīng)訴工作。行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)的情況比較熟悉，在組織應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”時(shí)有著特別的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)鼓勵(lì)、支持國(guó)內(nèi)企業(yè)積極對(duì)外應(yīng)訴。其次，鑒于“337調(diào)查”準(zhǔn)備時(shí)間短、訴訟費(fèi)用高的特點(diǎn)，行業(yè)協(xié)會(huì)可充分利用各種資源，在限定的時(shí)間內(nèi)組織涉案企業(yè)做好應(yīng)訴準(zhǔn)備，特別是在訴訟費(fèi)用的分擔(dān)以及證據(jù)資源的共享上，更能體現(xiàn)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作優(yōu)勢(shì)。另外，行業(yè)協(xié)會(huì)除了做好以上被動(dòng)的“防御”工作外，還應(yīng)當(dāng)建立一定預(yù)警機(jī)制，及時(shí)監(jiān)控國(guó)外的調(diào)查動(dòng)態(tài)以及行業(yè)產(chǎn)品對(duì)進(jìn)出口的沖擊程度等，做到防治結(jié)合，有備無(wú)患。
■ 撰稿人/姚天健 北京大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院
