【案情簡(jiǎn)介】
一、技術(shù)背景介紹
接地故障斷路器（Certain Ground Fault Circuit Interrupters，簡(jiǎn)稱GFCI），是一種很小的低壓電器安全裝置，在電器老化、違章操作或自然災(zāi)害發(fā)生時(shí)，能夠保護(hù)人們免受嚴(yán)重或致命的電擊。根據(jù)《美國(guó)電氣規(guī)范》規(guī)定，一套住宅中必須要安裝8只以上GFCI產(chǎn)品，而且每?jī)赡瓯仨毟鼡Q一次。因此，斷路器形成了巨大的需求市場(chǎng)， 市場(chǎng)總額在40億美元左右。 萊伏頓、 庫(kù)柏、 帕西·西姆、哈卜這4家美國(guó)著名的企業(yè)利用專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的貿(mào)易技術(shù)壁壘壟斷了該市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)20多年之久。
二、案件概述
我國(guó)的斷路器分別在2002年和2007年接受過兩次“337調(diào)查”。早期出口美國(guó)的產(chǎn)品數(shù)量少、企業(yè)小還不足以構(gòu)成威脅，作為世界第一大生產(chǎn)商的申請(qǐng)人萊伏頓公司撤訴，轉(zhuǎn)為通過法院訴訟解決。5年后，剛在美國(guó)法院訴訟勝訴的浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)又遭到世界第3大生產(chǎn)商帕西·西姆公司申請(qǐng)的“337調(diào)查”和法院訴訟。ITC的終裁結(jié)果為簽發(fā)有限排除令，通領(lǐng)科技的海外之路可謂命運(yùn)多舛。兩次斷路器“337調(diào)查”具體如表2-6-1所示。表2-6-1 我國(guó)斷路器產(chǎn)業(yè)遭受“337調(diào)查”概況
案卷號(hào) 涉案專利 申請(qǐng)時(shí)間 申訴人 涉及我國(guó)企業(yè) 結(jié)果337-TA
-478 894專利 2002/08/23 Leviton Manufacturing Co., Inc.； Little Neck,NY（萊伏頓） 浙江樂清華美利電子有限公司、樂清佳美電工有限公司、上海惠中機(jī)械電子技術(shù)有限公司、溫州萬盛電器有限公司 申請(qǐng)方
撤訴續(xù)表
案卷號(hào) 涉案專利 申請(qǐng)時(shí)間 申訴人 涉及我國(guó)企業(yè) 結(jié)果337-TA
-615 398專利
386專利
564專利
973專利
718專利 2007/08/14 Pass & Seymour, Inc.；Syracuse, NY（帕西·西姆公司） 浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司、上海益而益集團(tuán)、上海美好電器有限公司、溫州三蒙科技電氣有限公司、浙江東正電氣有限公司 簽發(fā)
有限
排除
令 三、主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介
1.申請(qǐng)人——美國(guó)萊伏頓（Leviton）公司、美國(guó)帕西·西姆公司（Pass & Seymour, Inc.）
美國(guó)萊伏頓公司是“世界500強(qiáng)”企業(yè)，成立于1906年，斷路器產(chǎn)品占有約60%的美國(guó)市場(chǎng)份額，基本處于壟斷市場(chǎng)的地位。萊伏頓公司采用機(jī)電一體化技術(shù)原理，在斷路器產(chǎn)品中申請(qǐng)了70多個(gè)專利，構(gòu)成了一道不可逾越的專利“屏障”。在近20多年的時(shí)間里， 萊伏頓公司利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟手段，以侵犯其專利為由，將進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的38家國(guó)外企業(yè)趕出了美國(guó)市場(chǎng)。
美國(guó)帕西·西姆公司是僅次于萊伏頓公司和庫(kù)柏公司的斷路器行業(yè)巨頭之一，美國(guó)“科技實(shí)力100強(qiáng)”企業(yè)。帕西·西姆公司成立于1890年，2006年全球營(yíng)業(yè)額近26億美元，是世界最大的低壓電器產(chǎn)品廠商之一。全球雇員超過3.3萬人，全球?qū)＠渴鸪^4 000項(xiàng)。
2.被申請(qǐng)人——通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司
通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司成立于2002年，是我國(guó)斷路器生產(chǎn)出口美國(guó)的主要企業(yè)。通領(lǐng)科技依靠自主創(chuàng)新已獲得美國(guó)發(fā)明專利7項(xiàng)，國(guó)內(nèi)發(fā)明專利、外觀設(shè)計(jì)專利與實(shí)用新型專利62項(xiàng)。公司產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)之后，憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，迅速打開局面，目前已經(jīng)占有10%左右的美國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)總額數(shù)億美元。通領(lǐng)科技公司進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)前，專門請(qǐng)美國(guó)律師鑒定其2項(xiàng)技術(shù)是獨(dú)創(chuàng)的，鑒定總計(jì)投入約200萬元人民幣。沈錫權(quán).溫州民企打贏中美知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一案.經(jīng)濟(jì)參考報(bào)［EB/OL］.（2007-09-11）［2009-01-16］.http://finance.people.com.cn/GB/6246797.html.
四、涉案專利簡(jiǎn)介
337-TA-478號(hào)調(diào)查中涉及的美國(guó)專利具體的情況如表2-6-2所示。表2-6-2 斷路器“337調(diào)查”涉案相關(guān)專利簡(jiǎn)介
專利權(quán)人 專利號(hào) 申請(qǐng)日 發(fā)明名稱 涉及權(quán)利要求萊伏頓 4595894 1985/04/01 Ground fault circuit interrupting system 第1、第2、第3、第4項(xiàng)帕西·西姆 5594398 1994/10/24 Ground fault interrupter wiring device with improved moveable contact system 第1、第7、第8項(xiàng) 7154718 2004/07/28 Protection device with power to receptacle cut-off 第52項(xiàng) 7164564 2005/05/13 Shorted scr lockout and indication 第1、第15項(xiàng) 7212386 2005/04/12 GFCI with miswire lockout 第1項(xiàng) 7256973 2006/04/28 Miswire protection switch compression spring 第1、第2、第5、第6項(xiàng) 7283340 2006/09/10 Electrical wiring device 第14、第18、第30項(xiàng)
五、斷路器“337調(diào)查”進(jìn)程
（一）337-TA-478號(hào)調(diào)查
擁有3項(xiàng)美國(guó)發(fā)明專利和1項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利的通領(lǐng)科技公司的GFCI產(chǎn)品剛剛進(jìn)入美國(guó),世界第一斷路器生產(chǎn)商美國(guó)萊伏頓公司就拉開了斷路器第一次“337調(diào)查”的序幕。2002年7月23日，它提起針對(duì)4家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)和1家香港企業(yè)的“337調(diào)查”申請(qǐng)，理由是專利侵權(quán)。
我國(guó)內(nèi)地4家企業(yè)屬于中小型企業(yè)，出口美國(guó)量比較小，但沒有被世界500強(qiáng)企業(yè)的調(diào)查申請(qǐng)所嚇倒，也沒有因早期對(duì)“337調(diào)查”不熟悉而放棄。他們聘請(qǐng)美國(guó)律師積極進(jìn)行答辯，并要求懲罰申請(qǐng)人的濫訴行為。這一舉動(dòng)出乎申請(qǐng)人意料之外，萊伏頓公司不戰(zhàn)而勝的目的沒有達(dá)到，反而遭到強(qiáng)烈的反抗。尤其是，美方涉案專利到期日為2003年6月17日。2003年3月3日，申請(qǐng)人美國(guó)萊伏頓公司主動(dòng)提出了終止調(diào)查申請(qǐng)。各方同意調(diào)查終止。
美國(guó)萊伏頓公司在第一次“337調(diào)查”撤訴后，轉(zhuǎn)向瞄準(zhǔn)的是我國(guó)在美國(guó)的經(jīng)銷商，其手段是向美國(guó)法院起訴。2004年 4月至7月，它分別在美國(guó)新墨西哥州、佛羅里達(dá)州、加利福尼亞州等地方法院起訴4家美國(guó)企業(yè)，它們都是中國(guó)斷路器出口重點(diǎn)企業(yè)浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司（以下統(tǒng)稱“通領(lǐng)科技”）的重要經(jīng)銷商。用1件斷路器母專利陸續(xù)提起涉及4件專利的5起侵權(quán)訴訟。萊伏頓公司不直接起訴通領(lǐng)科技，而是在不同的地方法院起訴其4家重要客戶，其主要目的不是專利維權(quán)，而是把專利訴訟作為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的工具，把性價(jià)比高的通領(lǐng)科技產(chǎn)品一舉趕出美國(guó)市場(chǎng)。
2006年5月，通領(lǐng)科技成功獲得美國(guó)法院下達(dá)的對(duì)專利權(quán)官司結(jié)果具有決定性影響的“馬克曼命令”，認(rèn)定其產(chǎn)品不在萊伏頓公司產(chǎn)品專利保護(hù)范圍內(nèi)。通領(lǐng)科技乘勝追擊，立即向法院提起要求不侵權(quán)“不審即判”的動(dòng)議。2007年7月，美國(guó)新墨西哥州聯(lián)邦地區(qū)法院法官就美國(guó)萊伏頓公司訴侵犯其美國(guó)6246558號(hào)專利案作出判決，判定通領(lǐng)科技制造的銷往美國(guó)的產(chǎn)品不侵犯萊伏頓公司專利。通領(lǐng)科技在美國(guó)打贏了專利糾紛官司，獲得勝訴的馬克曼命令，為中國(guó)企業(yè)贏得了榮譽(yù)，被稱為“中美專利勝訴第一案”。
（二）337-TA-615號(hào)調(diào)查
就在通領(lǐng)科技剛剛?cè)〉弥鲃?dòng)權(quán)時(shí)，另外一家美國(guó)斷路器產(chǎn)品企業(yè)巨頭帕西·西姆公司對(duì)通領(lǐng)科技發(fā)起更大規(guī)模的專利侵權(quán)訴訟和“337調(diào)查”專利戰(zhàn)。2007年9月18日，ITC正式?jīng)Q定對(duì)帕西·西姆公司的“337調(diào)查”申請(qǐng)立案，案卷號(hào)為337-TA-615。
我國(guó)涉案企業(yè)在得知受到“337調(diào)查”消息后，積極進(jìn)行應(yīng)訴的準(zhǔn)備工作。在斷路器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)并無完善的行業(yè)協(xié)會(huì)組織，此次涉案的幾家企業(yè)沒有聯(lián)合作戰(zhàn)，而是采取了單獨(dú)應(yīng)訴。由于浙江東正電氣有限公司被浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司合并，中方被申請(qǐng)人更改為4家：Morris, Manning & Martin LLP代理浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司。Bingham McCutchen LLP代理上海益而益電器集團(tuán)公司；Perkins Coie代理溫州三蒙科技電氣有限公司；Andrews and Kurth代理上海美好電器有限公司。
2008年9月24日，行政法官初步裁決中國(guó)4家公司構(gòu)成對(duì)帕西·西姆6項(xiàng)專利（專利號(hào)為US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386和US7256973）侵權(quán)，并建議ITC簽發(fā)普遍排除令和禁止令。
2008年10月8日，我國(guó)涉案企業(yè)對(duì)此初裁向ITC提出了復(fù)審申請(qǐng)。2008年11月5日，ITC決定完成調(diào)查目標(biāo)日期為2009年2月4日。2008年12月19日，ITC發(fā)出了延長(zhǎng)最后期限通知書，延長(zhǎng)后的完成目標(biāo)日期為2009年3月6日。
2008年12月8日，ITC公告確定復(fù)查裁決的最后一部分，并要求對(duì)有關(guān)問題補(bǔ)充資料。公告對(duì)書面陳述提出具體要求：提交的材料應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明、徹底；必須提交書面意見的原始文件12個(gè)真實(shí)的副本；意見書和提出補(bǔ)救必須在不遲于2008年12月22日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)；答復(fù)意見必須在不遲于2008年12月31日營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)提交到秘書長(zhǎng)辦公室。
2009年3月11日，ITC復(fù)審后對(duì)初裁作出調(diào)整并作出最終裁決，ITC對(duì)9家被申訴企業(yè)簽發(fā)有限排除令和禁止令，其中包括我國(guó)企業(yè)浙江通領(lǐng)科技集團(tuán)有限公司、上海益而益電器集團(tuán)公司、上海美好電器有限公司和溫州三蒙科技電氣有限公司。ITC認(rèn)定被申請(qǐng)人侵犯的4項(xiàng)專利為US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386，并認(rèn)定被侵權(quán)的4項(xiàng)專利的權(quán)利要求具體為：US5594398中的權(quán)利要求1、7和8，US7283340中的權(quán)利要求14、18和30，US7154718中的權(quán)利要求52，US7164564中的權(quán)利要求1和15。
【案例評(píng)析】
由于世界制造業(yè)正向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為世界制造業(yè)的中心。我國(guó)出口產(chǎn)品技術(shù)含量上升，客觀上在美國(guó)市場(chǎng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。涉及我國(guó)產(chǎn)品的“337調(diào)查”案趨于增多，總結(jié)本案，我們可以看出，我國(guó)企業(yè)在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)時(shí)應(yīng)當(dāng)做好如下幾點(diǎn)工作。
一、專利戰(zhàn)略先行
在通領(lǐng)科技的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)之初，該公司就請(qǐng)美國(guó)的律師事務(wù)所對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行不侵權(quán)鑒定，并且該公司陸續(xù)在美國(guó)申請(qǐng)了7項(xiàng)發(fā)明專利。這是值得出口企業(yè)借鑒的地方，尤其是涉及專利產(chǎn)品。《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》提出：“引導(dǎo)企業(yè)在研究開發(fā)立項(xiàng)及開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)前進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息檢索……支持企業(yè)等市場(chǎng)主體在境外取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)……制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息檢索和重大事項(xiàng)預(yù)警等制度”，這對(duì)以出口為支柱的企業(yè)尤其顯得重要。
我們應(yīng)當(dāng)建立自己的強(qiáng)有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)網(wǎng)，增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略意識(shí)。積極申請(qǐng)專利，這樣既可以防患于未然，又可以利用“337條款”來阻止其他國(guó)家的侵權(quán)者進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，從而保護(hù)自己產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。
還應(yīng)該看到，在專利檢索進(jìn)口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利方面，以及在尋找國(guó)外律師所鑒定方面的相關(guān)國(guó)內(nèi)機(jī)制顯得還不完善。通領(lǐng)科技的產(chǎn)品雖然通過美國(guó)律師的不侵犯專利鑒定，但仍然被行政調(diào)查并裁決為侵權(quán)。這說明在檢索和律師鑒定方面，需要我國(guó)企業(yè)作進(jìn)一步的完善和風(fēng)險(xiǎn)防范。
二、利用好訴訟雙刃劍
本案中，萊伏頓公司不直接起訴通領(lǐng)科技，而是在不同的地方法院起訴其4家重要客戶，其主要目的不是專利維權(quán)，而是把專利訴訟作為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的工具，把性價(jià)比高的通領(lǐng)科技產(chǎn)品一舉趕出美國(guó)市場(chǎng)。首先，萊伏頓一直以各種理由拖延官司，不斷地讓通領(lǐng)科技同時(shí)承擔(dān)4起訴訟的訴訟費(fèi)用，美國(guó)巨額的律師費(fèi)用會(huì)使通領(lǐng)科技經(jīng)受不起，耗盡財(cái)力而自行倒閉。第二，到處散發(fā)律師函，通報(bào)通領(lǐng)科技侵權(quán)并威脅通領(lǐng)科技的客戶，迫使通領(lǐng)科技失去美國(guó)客戶。這種用專利訴訟打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略在美國(guó)較為普遍。目前，美國(guó)有很多企業(yè)都利用這種手法，對(duì)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)實(shí)施封殺。很多企業(yè)都放棄了應(yīng)訴機(jī)會(huì)，被迫退出了美國(guó)市場(chǎng)。
通領(lǐng)科技主動(dòng)以制造商的身份介入訴訟，不僅能夠留住國(guó)外的經(jīng)銷商，而且由于在借助媒體方面，通領(lǐng)科技比較善于利用媒體宣傳。在美國(guó)“337調(diào)查”最終裁決前，2006年11月19日，公司董事長(zhǎng)陳伍勝與商務(wù)部高虎誠(chéng)副部長(zhǎng)在中央電視臺(tái)欄目中進(jìn)行高峰對(duì)話——“中國(guó)企業(yè)海外維權(quán)”，產(chǎn)生了巨大反響。新華社、人民日?qǐng)?bào)對(duì)勝訴案件進(jìn)行了新聞報(bào)道；通領(lǐng)科技公司一時(shí)風(fēng)光無限。這對(duì)案件處理和企業(yè)營(yíng)銷都產(chǎn)生了良好的效果。通領(lǐng)科技的訂單紛至沓來。因此，打贏“馬克曼程序”，這是中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)涉美專利訴訟的關(guān)鍵。
但由于斷路器產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)并無完善的行業(yè)協(xié)會(huì)組織，此次在美國(guó)被訴的幾家中國(guó)企業(yè)沒有聯(lián)合作戰(zhàn)計(jì)劃，成本較大。我們應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮行業(yè)組織的作用，通過行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等行業(yè)組織的牽頭和協(xié)調(diào)，采用聯(lián)合應(yīng)訴的方式，便于更及時(shí)、全面地收集和掌握證據(jù)及信息，分?jǐn)偲髽I(yè)高達(dá)數(shù)百萬美元的應(yīng)訴成本壓力。同時(shí)，合作就意味著更多的話語權(quán)和談判籌碼，從而增強(qiáng)在國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)和訴訟戰(zhàn)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
三、知己知彼，百戰(zhàn)不殆
針對(duì)“337條款”調(diào)查程序以專利侵權(quán)為重點(diǎn)的特點(diǎn)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)善于分析專利文獻(xiàn)，獲取競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，并在進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)之前，做一些市場(chǎng)調(diào)研工作，比如特定領(lǐng)域的專利技術(shù)分析、主要權(quán)利人分析以及有效性分析等。通過這些分析，不但有助于解決技術(shù)研發(fā)、規(guī)避法律等相關(guān)問題，還可以為企業(yè)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、技術(shù)選擇等方面提供科學(xué)的依據(jù)。
另外，我國(guó)企業(yè)在應(yīng)對(duì)“337調(diào)查”的過程中做好程序了解工作的同時(shí)，聘請(qǐng)優(yōu)秀的律師團(tuán)隊(duì)和專家證人也是非常重要的。在聘請(qǐng)律師方面，我國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)尋找通曉中、美兩國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度，尤其在商標(biāo)權(quán)和專利權(quán)方面有特長(zhǎng)的律師事務(wù)所合作，最好是該律師事務(wù)所有了解我國(guó)語言文化的律師伙伴或法律助手。我國(guó)企業(yè)可通過有關(guān)商會(huì)或貿(mào)易促進(jìn)組織、律師協(xié)會(huì)等多接觸一些律師事務(wù)所，以便通過他們提供的若干應(yīng)訴方案，選擇最合適的律師事務(wù)所。
充分了解外國(guó)專利，利用其語言或程序漏洞，以便進(jìn)行合理解釋，在必要時(shí)還可以申請(qǐng)宣告專利無效。在萊伏頓發(fā)起的針對(duì)中國(guó)企業(yè)的“337調(diào)查”中，我國(guó)企業(yè)了解到萊伏頓用于申請(qǐng)調(diào)查的專利即將過期，且存在漏洞，就很好地利用了這一點(diǎn)，申請(qǐng)宣告專利無效，從而在“337調(diào)查”中化被動(dòng)為主動(dòng)。
■ 撰稿人/沈 瓊 北京大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院
王 中 北京大學(xué)法學(xué)院訪問學(xué)者
