【案情簡介】
一、技術背景介紹
接地故障斷路器（Certain Ground Fault Circuit Interrupters，簡稱GFCI），是一種很小的低壓電器安全裝置，在電器老化、違章操作或自然災害發生時，能夠保護人們免受嚴重或致命的電擊。根據《美國電氣規范》規定，一套住宅中必須要安裝8只以上GFCI產品，而且每兩年必須更換一次。因此，斷路器形成了巨大的需求市場， 市場總額在40億美元左右。 萊伏頓、 庫柏、 帕西·西姆、哈卜這4家美國著名的企業利用專利等知識產權的貿易技術壁壘壟斷了該市場長達20多年之久。
二、案件概述
我國的斷路器分別在2002年和2007年接受過兩次“337調查”。早期出口美國的產品數量少、企業小還不足以構成威脅，作為世界第一大生產商的申請人萊伏頓公司撤訴，轉為通過法院訴訟解決。5年后，剛在美國法院訴訟勝訴的浙江通領科技集團又遭到世界第3大生產商帕西·西姆公司申請的“337調查”和法院訴訟。ITC的終裁結果為簽發有限排除令，通領科技的海外之路可謂命運多舛。兩次斷路器“337調查”具體如表2-6-1所示。表2-6-1 我國斷路器產業遭受“337調查”概況
案卷號 涉案專利 申請時間 申訴人 涉及我國企業 結果337-TA
-478 894專利 2002/08/23 Leviton Manufacturing Co., Inc.； Little Neck,NY（萊伏頓） 浙江樂清華美利電子有限公司、樂清佳美電工有限公司、上�；葜袡C械電子技術有限公司、溫州萬盛電器有限公司 申請方
撤訴續表
案卷號 涉案專利 申請時間 申訴人 涉及我國企業 結果337-TA
-615 398專利
386專利
564專利
973專利
718專利 2007/08/14 Pass & Seymour, Inc.；Syracuse, NY（帕西·西姆公司） 浙江通領科技集團有限公司、上海益而益集團、上海美好電器有限公司、溫州三蒙科技電氣有限公司、浙江東正電氣有限公司 簽發
有限
排除
令 三、主要當事人簡介
1.申請人——美國萊伏頓（Leviton）公司、美國帕西·西姆公司（Pass & Seymour, Inc.）
美國萊伏頓公司是“世界500強”企業，成立于1906年，斷路器產品占有約60%的美國市場份額，基本處于壟斷市場的地位。萊伏頓公司采用機電一體化技術原理，在斷路器產品中申請了70多個專利，構成了一道不可逾越的專利“屏障”。在近20多年的時間里， 萊伏頓公司利用知識產權訴訟手段，以侵犯其專利為由，將進入美國市場的38家國外企業趕出了美國市場。
美國帕西·西姆公司是僅次于萊伏頓公司和庫柏公司的斷路器行業巨頭之一，美國“科技實力100強”企業。帕西·西姆公司成立于1890年，2006年全球營業額近26億美元，是世界最大的低壓電器產品廠商之一。全球雇員超過3.3萬人，全球專利部署超過4 000項。
2.被申請人——通領科技集團有限公司
通領科技集團有限公司成立于2002年，是我國斷路器生產出口美國的主要企業。通領科技依靠自主創新已獲得美國發明專利7項，國內發明專利、外觀設計專利與實用新型專利62項。公司產品進入美國市場之后，憑借其技術優勢，迅速打開局面，目前已經占有10%左右的美國市場，市場總額數億美元。通領科技公司進入美國市場前，專門請美國律師鑒定其2項技術是獨創的，鑒定總計投入約200萬元人民幣。沈錫權.溫州民企打贏中美知識產權第一案.經濟參考報［EB/OL］.（2007-09-11）［2009-01-16］.http://finance.people.com.cn/GB/6246797.html.
四、涉案專利簡介
337-TA-478號調查中涉及的美國專利具體的情況如表2-6-2所示。表2-6-2 斷路器“337調查”涉案相關專利簡介
專利權人 專利號 申請日 發明名稱 涉及權利要求萊伏頓 4595894 1985/04/01 Ground fault circuit interrupting system 第1、第2、第3、第4項帕西·西姆 5594398 1994/10/24 Ground fault interrupter wiring device with improved moveable contact system 第1、第7、第8項 7154718 2004/07/28 Protection device with power to receptacle cut-off 第52項 7164564 2005/05/13 Shorted scr lockout and indication 第1、第15項 7212386 2005/04/12 GFCI with miswire lockout 第1項 7256973 2006/04/28 Miswire protection switch compression spring 第1、第2、第5、第6項 7283340 2006/09/10 Electrical wiring device 第14、第18、第30項
五、斷路器“337調查”進程
（一）337-TA-478號調查
擁有3項美國發明專利和1項外觀設計專利的通領科技公司的GFCI產品剛剛進入美國,世界第一斷路器生產商美國萊伏頓公司就拉開了斷路器第一次“337調查”的序幕。2002年7月23日，它提起針對4家中國內地企業和1家香港企業的“337調查”申請，理由是專利侵權。
我國內地4家企業屬于中小型企業，出口美國量比較小，但沒有被世界500強企業的調查申請所嚇倒，也沒有因早期對“337調查”不熟悉而放棄。他們聘請美國律師積極進行答辯，并要求懲罰申請人的濫訴行為。這一舉動出乎申請人意料之外，萊伏頓公司不戰而勝的目的沒有達到，反而遭到強烈的反抗。尤其是，美方涉案專利到期日為2003年6月17日。2003年3月3日，申請人美國萊伏頓公司主動提出了終止調查申請。各方同意調查終止。
美國萊伏頓公司在第一次“337調查”撤訴后，轉向瞄準的是我國在美國的經銷商，其手段是向美國法院起訴。2004年 4月至7月，它分別在美國新墨西哥州、佛羅里達州、加利福尼亞州等地方法院起訴4家美國企業，它們都是中國斷路器出口重點企業浙江通領科技集團有限公司（以下統稱“通領科技”）的重要經銷商。用1件斷路器母專利陸續提起涉及4件專利的5起侵權訴訟。萊伏頓公司不直接起訴通領科技，而是在不同的地方法院起訴其4家重要客戶，其主要目的不是專利維權，而是把專利訴訟作為商業競爭的工具，把性價比高的通領科技產品一舉趕出美國市場。
2006年5月，通領科技成功獲得美國法院下達的對專利權官司結果具有決定性影響的“馬克曼命令”，認定其產品不在萊伏頓公司產品專利保護范圍內。通領科技乘勝追擊，立即向法院提起要求不侵權“不審即判”的動議。2007年7月，美國新墨西哥州聯邦地區法院法官就美國萊伏頓公司訴侵犯其美國6246558號專利案作出判決，判定通領科技制造的銷往美國的產品不侵犯萊伏頓公司專利。通領科技在美國打贏了專利糾紛官司，獲得勝訴的馬克曼命令，為中國企業贏得了榮譽，被稱為“中美專利勝訴第一案”。
（二）337-TA-615號調查
就在通領科技剛剛取得主動權時，另外一家美國斷路器產品企業巨頭帕西·西姆公司對通領科技發起更大規模的專利侵權訴訟和“337調查”專利戰。2007年9月18日，ITC正式決定對帕西·西姆公司的“337調查”申請立案，案卷號為337-TA-615。
我國涉案企業在得知受到“337調查”消息后，積極進行應訴的準備工作。在斷路器領域，國內并無完善的行業協會組織，此次涉案的幾家企業沒有聯合作戰，而是采取了單獨應訴。由于浙江東正電氣有限公司被浙江通領科技集團有限公司合并，中方被申請人更改為4家：Morris, Manning & Martin LLP代理浙江通領科技集團有限公司。Bingham McCutchen LLP代理上海益而益電器集團公司；Perkins Coie代理溫州三蒙科技電氣有限公司；Andrews and Kurth代理上海美好電器有限公司。
2008年9月24日，行政法官初步裁決中國4家公司構成對帕西·西姆6項專利（專利號為US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386和US7256973）侵權，并建議ITC簽發普遍排除令和禁止令。
2008年10月8日，我國涉案企業對此初裁向ITC提出了復審申請。2008年11月5日，ITC決定完成調查目標日期為2009年2月4日。2008年12月19日，ITC發出了延長最后期限通知書，延長后的完成目標日期為2009年3月6日。
2008年12月8日，ITC公告確定復查裁決的最后一部分，并要求對有關問題補充資料。公告對書面陳述提出具體要求：提交的材料應當簡明、徹底；必須提交書面意見的原始文件12個真實的副本；意見書和提出補救必須在不遲于2008年12月22日營業結束時；答復意見必須在不遲于2008年12月31日營業結束時提交到秘書長辦公室。
2009年3月11日，ITC復審后對初裁作出調整并作出最終裁決，ITC對9家被申訴企業簽發有限排除令和禁止令，其中包括我國企業浙江通領科技集團有限公司、上海益而益電器集團公司、上海美好電器有限公司和溫州三蒙科技電氣有限公司。ITC認定被申請人侵犯的4項專利為US5594398、US7283340、US7154718、US7164564、US7212386，并認定被侵權的4項專利的權利要求具體為：US5594398中的權利要求1、7和8，US7283340中的權利要求14、18和30，US7154718中的權利要求52，US7164564中的權利要求1和15。
【案例評析】
由于世界制造業正向我國轉移，我國已成為世界制造業的中心。我國出口產品技術含量上升，客觀上在美國市場構成競爭。涉及我國產品的“337調查”案趨于增多，總結本案，我們可以看出，我國企業在進入美國市場時應當做好如下幾點工作。
一、專利戰略先行
在通領科技的產品進入美國市場之初，該公司就請美國的律師事務所對這些產品進行不侵權鑒定，并且該公司陸續在美國申請了7項發明專利。這是值得出口企業借鑒的地方，尤其是涉及專利產品。《國家知識產權戰略綱要》提出：“引導企業在研究開發立項及開展經營活動前進行知識產權信息檢索……支持企業等市場主體在境外取得知識產權……制定知識產權信息檢索和重大事項預警等制度”，這對以出口為支柱的企業尤其顯得重要。
我們應當建立自己的強有力的知識產權保護網，增強知識產權戰略意識。積極申請專利，這樣既可以防患于未然，又可以利用“337條款”來阻止其他國家的侵權者進入美國市場，從而保護自己產品的市場份額。
還應該看到，在專利檢索進口國的競爭對手專利方面，以及在尋找國外律師所鑒定方面的相關國內機制顯得還不完善。通領科技的產品雖然通過美國律師的不侵犯專利鑒定，但仍然被行政調查并裁決為侵權。這說明在檢索和律師鑒定方面，需要我國企業作進一步的完善和風險防范。
二、利用好訴訟雙刃劍
本案中，萊伏頓公司不直接起訴通領科技，而是在不同的地方法院起訴其4家重要客戶，其主要目的不是專利維權，而是把專利訴訟作為商業競爭的工具，把性價比高的通領科技產品一舉趕出美國市場。首先，萊伏頓一直以各種理由拖延官司，不斷地讓通領科技同時承擔4起訴訟的訴訟費用，美國巨額的律師費用會使通領科技經受不起，耗盡財力而自行倒閉。第二，到處散發律師函，通報通領科技侵權并威脅通領科技的客戶，迫使通領科技失去美國客戶。這種用專利訴訟打壓競爭對手的策略在美國較為普遍。目前，美國有很多企業都利用這種手法，對進入美國市場的中國企業實施封殺。很多企業都放棄了應訴機會，被迫退出了美國市場。
通領科技主動以制造商的身份介入訴訟，不僅能夠留住國外的經銷商，而且由于在借助媒體方面，通領科技比較善于利用媒體宣傳。在美國“337調查”最終裁決前，2006年11月19日，公司董事長陳伍勝與商務部高虎誠副部長在中央電視臺欄目中進行高峰對話——“中國企業海外維權”，產生了巨大反響。新華社、人民日報對勝訴案件進行了新聞報道；通領科技公司一時風光無限。這對案件處理和企業營銷都產生了良好的效果。通領科技的訂單紛至沓來。因此，打贏“馬克曼程序”，這是中國企業應對涉美專利訴訟的關鍵。
但由于斷路器產品在國內并無完善的行業協會組織，此次在美國被訴的幾家中國企業沒有聯合作戰計劃，成本較大。我們應當充分發揮行業組織的作用，通過行業協會、商會等行業組織的牽頭和協調，采用聯合應訴的方式，便于更及時、全面地收集和掌握證據及信息，分攤企業高達數百萬美元的應訴成本壓力。同時，合作就意味著更多的話語權和談判籌碼，從而增強在國際貿易戰和訴訟戰中的競爭優勢。
三、知己知彼，百戰不殆
針對“337條款”調查程序以專利侵權為重點的特點，我國企業應當善于分析專利文獻，獲取競爭情報，并在進入一個新市場之前，做一些市場調研工作，比如特定領域的專利技術分析、主要權利人分析以及有效性分析等。通過這些分析，不但有助于解決技術研發、規避法律等相關問題，還可以為企業在市場準入、技術選擇等方面提供科學的依據。
另外，我國企業在應對“337調查”的過程中做好程序了解工作的同時，聘請優秀的律師團隊和專家證人也是非常重要的。在聘請律師方面，我國企業應當尋找通曉中、美兩國知識產權法律制度，尤其在商標權和專利權方面有特長的律師事務所合作，最好是該律師事務所有了解我國語言文化的律師伙伴或法律助手。我國企業可通過有關商會或貿易促進組織、律師協會等多接觸一些律師事務所，以便通過他們提供的若干應訴方案，選擇最合適的律師事務所。
充分了解外國專利，利用其語言或程序漏洞，以便進行合理解釋，在必要時還可以申請宣告專利無效。在萊伏頓發起的針對中國企業的“337調查”中，我國企業了解到萊伏頓用于申請調查的專利即將過期，且存在漏洞，就很好地利用了這一點，申請宣告專利無效，從而在“337調查”中化被動為主動。
■ 撰稿人/沈 瓊 北京大學知識產權學院
王 中 北京大學法學院訪問學者
