【案情簡介】
一、涉案雙方簡況
2006年4月25日，中國企業(yè)大成生化及其關(guān)聯(lián)公司（以下合稱“大成公司”）被日本味之素公司在美國的全資子公司（以下與日本味之素公司合稱“味之素”）起訴至美國國際貿(mào)易委員會(huì)（以下簡稱ITC），從而引發(fā)了長達(dá)3年的賴氨酸“337調(diào)查案”（案卷號為337-TA-571）。
味之素集團(tuán)是日本最大的食品制造廠商之一，也是世界上最大的氨基酸廠商之一，在世界多個(gè)國家設(shè)有工廠。
大成公司是中國最大的賴氨酸生產(chǎn)廠商，也是亞太地區(qū)最大的玉米提煉商。中國賴氨酸市場供應(yīng)一度主要依靠進(jìn)口，自大成公司投產(chǎn)后，中國賴氨酸市場出現(xiàn)了多元競爭的局面。在賴氨酸調(diào)查案中，被訴的企業(yè)具體為香港大成生化科技集團(tuán)有限公司、長春大成生化工程開發(fā)有限公司、長春寶成生化開發(fā)有限公司、長春大合生物技術(shù)開發(fā)有限公司和香港BioChem技術(shù)有限公司。
二、涉案專利介紹
在賴氨酸“337調(diào)查”案中，味之素起訴大成公司侵犯了味之素的兩項(xiàng)美國專利，美國專利號為US6040160和US5827698（以下簡稱“160專利”和“698專利”）。
1. 160專利簡介
160專利共有22項(xiàng)權(quán)利要求，涉案的為權(quán)利要求15（味之素最初曾就160專利的第1、第2和第22項(xiàng)權(quán)利要求提出訴訟請求，但后來撤回），該權(quán)利要求為該專利的權(quán)利要求3的附屬權(quán)利要求。權(quán)利要求15的具體內(nèi)容為：“一種生產(chǎn)賴氨酸的方法，其中包括：在合適的培養(yǎng)基中培養(yǎng)權(quán)利要求3所述菌種；在其培養(yǎng)基中生產(chǎn)和積累L賴氨酸；以及從培養(yǎng)基中收集L賴氨酸。”
該專利申請最早是在1993年12月8日在日本國內(nèi)提交，1994年11月28日通過《專利合作條約》的途徑提交申請，于1995年6月15日公開。該專利于1997年6月9日進(jìn)入美國專利審查程序，并于2000年3月21日獲得美國專利。該專利的發(fā)明人為4個(gè)自然人，均為味之素的員工，他們將專利轉(zhuǎn)讓給了味之素。
2. 698專利簡介
698專利共有22項(xiàng)權(quán)利要求，涉案的為權(quán)利要求15（味之素最初曾就698專利的第13、第16~19和第21~22項(xiàng)權(quán)利要求提出訴訟請求，但后來撤回），該權(quán)利要求為該專利的權(quán)利要求13的附屬權(quán)利要求。權(quán)利要求15的具體內(nèi)容為：“權(quán)利要求13的方法，其中所述微生物是大腸桿菌”。權(quán)利要求13的具體內(nèi)容如下：“一種生產(chǎn)L賴氨酸的方法，包括（a）在液體培養(yǎng)基中培養(yǎng)權(quán)利要求3中的微生物，由此在該液體培養(yǎng)基中生產(chǎn)和積累L賴氨酸；（b）收集在步驟（a）中生產(chǎn)和積累的L賴氨酸。”
該專利申請最早是在1994年12月9日在日本國內(nèi)提交，1995年12月5日通過《專利合作條約》的途徑提交申請，于1996年6月13日公開。該專利于1997年6月9日進(jìn)入美國專利審查程序，并于1998年10月27日獲得美國專利。該專利的發(fā)明人為3個(gè)自然人，均為味之素的員工，味之素通過轉(zhuǎn)讓獲得了160專利。上述兩項(xiàng)專利簡介見表2-1-1。表2-1-1 賴氨酸“337調(diào)查”涉案相關(guān)專利簡介
序號 專利號 申請日 發(fā)明名稱 涉及權(quán)利要求1 US6040160 1993/12/08 Method of Producing Llysine by Fermentation（通過發(fā)酵生產(chǎn)L賴氨酸的一種方法） 第15項(xiàng)2 US582768 1994/12/09 Lysine Decarboxylase Gene and Method of Producing Llysine（賴氨酸脫羧酶基因以及生產(chǎn)L賴氨酸的方法） 第15項(xiàng)
三、本案“337調(diào)查”進(jìn)程
2006年5月24日，ITC啟動(dòng)調(diào)查，行政法官當(dāng)時(shí)在第 2 號令設(shè)定的結(jié)案日為2007年5月31日，調(diào)查為期12個(gè)月。
2006年6月22日，被訴方以味之素在美國的全資子公司Ajinomoto Heartland主體不適格為由要求終止調(diào)查；2006年6月29日, Ajinomoto Heartland申請修改起訴狀，將其母公司(Ajinomoto Co., Inc.)追加為原告；2006年7月7日，基于原告申請修改起訴狀，將其母公司追加為原告，被告撤回申請。因此，行政法官在2006年7月11日簽發(fā)第5號令許可原告修改原起訴狀，將其母公司追加為被告。
2006年7月7日，原被告雙方提交聯(lián)合申請，要求將設(shè)定的結(jié)案日延長60日（即到2007年7月30日），行政法官在2006年7月11日的第 7 號令予以同意。
2006年12月4日，原被告雙方要求中止調(diào)查，為期90天，以便雙方進(jìn)行和解談判。行政法官在2006年12月7日簽發(fā)的第 11號令予以同意。 但是，雙方在暫停期間沒能達(dá)成和解協(xié)議，因此，行政法官在2007年4月30日簽發(fā)第 12 號令將設(shè)定的調(diào)查期限延長到26個(gè)月，即2008年7月30日為結(jié)案日。
2007年8月9日，原告要求第二次修改起訴狀以部分終止調(diào)查，要求將涉案專利160專利第1、第2和第22項(xiàng)權(quán)利要求以及698專利第13、第16~19和第21~22項(xiàng)權(quán)利要求涉及的訴訟請求撤回。自此，原告的訴訟請求僅剩下160專利第15項(xiàng)權(quán)利要求和698專利的第15項(xiàng)權(quán)利要求。也就是說，原告訴被告專利侵權(quán)僅指被告涉嫌侵犯原告160專利第15項(xiàng)權(quán)利要求和698專利的第15項(xiàng)權(quán)利要求。
2007年8月17日，被告要求就原告第二次修改的起訴狀修改其答辯狀，增加新的抗辯理由。該申請被行政法官2007年9月11日簽發(fā)的第 20號令所認(rèn)可。基于增加新的抗辯理由，該第20 號令指示原被告協(xié)商修改調(diào)查日程，并提出如有必要，本案將延長調(diào)查期限。在收到雙方提議的調(diào)查日程后，第 21 號令（2007年9月25日簽發(fā)）將調(diào)查期限推遲到29個(gè)月，即到2008年10月31日結(jié)案。
2007年11月9日，原告要求第三次修改起訴狀，提出了商業(yè)秘密濫用的指控，但被第25號令否決（行政法官于2007年11月27日簽發(fā)）。
2008年3月10~18日，開庭審理。
2008年7月31日，行政法官簽發(fā)初裁。
2008年9月29日，ITC簽發(fā)終裁。
四、ITC的裁決意見（初裁與終裁）
美國東部時(shí)間2008年7月31日，ITC行政法官Charles E. Bullock簽發(fā)了該案的初裁裁決。裁決認(rèn)定原告味之素公司兩個(gè)專利的涉案權(quán)利要求因沒有披露兩個(gè)涉案專利的最佳實(shí)施模式而無效，且味之素公司在兩個(gè)涉案專利的申請過程中存在不當(dāng)行為，導(dǎo)致涉案兩個(gè)專利無法執(zhí)行。因此，大成公司并沒有違反美國《1930年關(guān)稅法》的第337條規(guī)定。
美國東部時(shí)間2008年9月29日，ITC終裁裁決我國大成公司沒有違反美國《1930年關(guān)稅法》的第337條規(guī)定，可以繼續(xù)出口其賴氨酸產(chǎn)品到美國。自此，本“337調(diào)查”案以大成公司勝訴而告終。
盡管味之素已經(jīng)上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院，但是，本“337調(diào)查”案已終結(jié)。在上訴期間，大成公司的產(chǎn)品可以正常進(jìn)入美國市場并在美銷售。而且，作為原告的味之素耗費(fèi)了兩年多的時(shí)間，花費(fèi)了數(shù)百萬美元的律師費(fèi)，不但沒有將大成公司從美國市場上驅(qū)逐出去，而且，自譽(yù)為“皇冠上的明珠”的專利反倒被認(rèn)定不可執(zhí)行，這不能不說是中國企業(yè)在海外維護(hù)其合法權(quán)益的經(jīng)典案例。
【案例評析】
一、賴氨酸“337調(diào)查”案中的最佳模式抗辯分析
最佳模式要求來源于美國法典第35章第112節(jié)，是該節(jié)第一段中對專利申請說明書的3個(gè)要求之一。該條規(guī)定：“專利說明書應(yīng)……說明發(fā)明者所認(rèn)為的實(shí)施其發(fā)明的最佳模式。” 因不符合最佳模式要求而導(dǎo)致權(quán)利要求無效的第一個(gè)案件是FlickReedy訴HydroLine Manufacturing案（1966年）。Roy E. Hofer, L. Ann Fitzgerald. NEW RULES FOR OLD PROBLEMS: DEFINING THE CONTOURS OF THE BEST MODE REQUIREMENT IN PATENT LAW. Washington :Washington College of Law of The American University, 1995.
在該案中，涉案專利說明書中披露，實(shí)現(xiàn)該專利需用到一種特殊的工具，但該專利并沒有進(jìn)一步描述該工具，權(quán)利要求中也沒有該工具。而法官認(rèn)定該工具對實(shí)現(xiàn)該發(fā)明而言是必要的，故披露該工具是強(qiáng)制的，法官因此裁決該涉案專利無效。
在長期的實(shí)踐中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（包括其前身美國關(guān)稅與專利上訴法院）逐步發(fā)展了最佳模式分析的方法，并在Chemcast Corp.訴Arco Industries案（1990年）中建立了最佳模式的兩步分析法。第一步分析是確定在提交申請時(shí)，發(fā)明人是否知道一種實(shí)施其發(fā)明的方法比其他的任何方法更好。第二步分析便是對發(fā)明人所知道的與他所披露的內(nèi)容進(jìn)行比較：該披露情況能否使得本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員可以實(shí)施該最佳模式？或，該發(fā)明人是否對公眾隱瞞了他所認(rèn)為的最優(yōu)的模式？以下簡單介紹法官在賴氨酸案中對最佳模式的分析。
1.針對160專利的分析
行政法官認(rèn)為160專利的權(quán)利要求15明確包含了發(fā)生特定基因變異的一種菌種。因此，行政法官認(rèn)定，證據(jù)清楚地顯示，在1993年12月生效的申請日時(shí)，發(fā)明人主觀上認(rèn)為AE70菌種是實(shí)施專利160的權(quán)利要求15的最佳宿主菌。雖然AE70菌種不是完美的，但是證據(jù)表明，AE70菌種在實(shí)際操作的所有方面上比味之素的發(fā)明人當(dāng)時(shí)研究的其他宿主菌都好，即在1993年12月，發(fā)明人認(rèn)為AE70菌種優(yōu)于其他菌種，但專利說明書上卻沒有披露AE70菌種。故行政法官認(rèn)為，味之素隱瞞了其認(rèn)為的實(shí)施專利160的權(quán)利要求15的最優(yōu)方案的事實(shí)，違反了最佳模式要求，因此是無效的。
此外，行政法官還認(rèn)定，發(fā)明人并沒有實(shí)際做過專利160中所描述的利用所披露的菌種［即W3110(tyrA)］進(jìn)行的賴氨酸生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)，所以該專利中的實(shí)施例是虛假的，故無效。
2.針對698專利的分析
行政法官認(rèn)為發(fā)明人所認(rèn)為的最優(yōu)的菌種是WC80196S，但味之素所保藏的菌種化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的審查存在著許多特殊的問題。某些涉及生物材料的發(fā)明僅僅按照說明書的文字描述很難實(shí)現(xiàn)，必須借助于保藏生物材料作為補(bǔ)充手段。對此，國際上的相關(guān)條約主要有《國際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》。 ，比發(fā)明人所認(rèn)為的最好的WC80196S菌種缺少一種蔗糖利用基因。據(jù)此，法官認(rèn)為，保藏菌種與專利中誤導(dǎo)性的描述之間的不一致說明了味之素隱瞞了情況。發(fā)明人有意將該蔗糖利用基因植入他們認(rèn)為是最優(yōu)的宿主菌這一事實(shí)表明，發(fā)明人認(rèn)為用蔗糖作為碳源是最好的。行政法官認(rèn)定，在1994年12月698專利的申請日時(shí)，味之素的發(fā)明人主觀上認(rèn)為利用蔗糖作為碳源是實(shí)施權(quán)利要求15的最好方案。在前述分析基礎(chǔ)上，法官進(jìn)一步認(rèn)為，即使當(dāng)時(shí)該領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員知道蔗糖可以作為大腸桿菌（通過增加蔗糖利用基因后）的碳源，698專利仍然沒有告知普通技術(shù)領(lǐng)域的人員發(fā)明人認(rèn)為蔗糖是最優(yōu)的。因此，行政法官認(rèn)為味之素隱瞞了其認(rèn)為的最優(yōu)的碳源即蔗糖，違反了最佳模式要求。
698專利說明書上“最佳模式”一節(jié)中的實(shí)施例1說明了利用WC196來制造WC196LC的過程，實(shí)施例2中說明了實(shí)施例1中所提到的各種菌種生產(chǎn)、積累賴氨酸的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。但因?yàn)閃C80196S及其衍生物是進(jìn)行基因敲除實(shí)驗(yàn)所使用的惟一菌種，法官認(rèn)為專利說明書上所謂的實(shí)驗(yàn)示例1和示例2根本沒有用說明書上的那個(gè)菌種或作微生物保藏的那個(gè)菌種完成。由此，法官認(rèn)為698專利說明書中所列示例1和示例2中的菌種是虛假的，且結(jié)果也是虛假的。行政法官最終認(rèn)為，通過披露虛假的數(shù)據(jù)來披露最佳模式，這本身違反了最佳模式的要求。
但在美國的司法實(shí)踐中，無論是在聯(lián)邦法院訴訟，還是在“337調(diào)查”程序，基于最佳模式抗辯而導(dǎo)致專利無效的案例極少。隨著整個(gè)證據(jù)交換的深入，我們逐漸提煉出幾個(gè)主要的抗辯理由，最佳模式只是其中之一。我們收集了大量對我方有利的證據(jù)，例如，味之素公司多年的實(shí)驗(yàn)記錄和證人證言。特別是，我們在調(diào)取對方證人證言的時(shí)候，成功地調(diào)取了對方一個(gè)證人的證言。這個(gè)證人是專利的發(fā)明人之一，他的證言證明了對方在專利申請中隱瞞了一系列重要的信息。由此，我們形成了非常強(qiáng)大的證據(jù)鏈，證明原告的專利申請中有隱瞞種種重要信息等不當(dāng)行為，由此導(dǎo)致行政法官在初裁中認(rèn)定味之素的專利基于最佳模式被無效。
二、案件勝訴經(jīng)驗(yàn)初步總結(jié)
1.結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定案件策略并根據(jù)案件進(jìn)展進(jìn)行調(diào)整
本案中，我們的正確應(yīng)訴策略選擇對初裁和終裁勝訴起到了決定性的作用。在案件前期，我們?yōu)楸景钢贫饲袑?shí)的應(yīng)訟策略，在專利不侵權(quán)的抗辯外同時(shí)幫助大成公司開展繞道設(shè)計(jì)，避免在最壞的情況下失去美國市場。因此，大成公司先后研發(fā)了兩種繞道設(shè)計(jì)。盡管味之素公司以種種理由阻擾大成公司的繞道設(shè)計(jì)進(jìn)入本案，但是，大成律師團(tuán)隊(duì)在繞道設(shè)計(jì)方面贏得了ITC調(diào)查律師（IA）和行政法官（ALJ）的支持，終于以行政法官裁決的方式確認(rèn)了兩種繞道設(shè)計(jì)的合法性。自此，即使大成公司在專利侵權(quán)和專利有效等問題上失利，從商業(yè)利益上來講，大成公司仍然保有其美國市場。反之，如果大成公司沒有進(jìn)行繞道設(shè)計(jì)，或者繞道設(shè)計(jì)沒有成功進(jìn)入本案，那么，一旦大成公司在專利侵權(quán)和專利有效等問題上敗訴，大成公司就將失去美國市場。即使大成公司屆時(shí)已經(jīng)成功研發(fā)出繞道設(shè)計(jì)，也需花費(fèi)1年或更多的時(shí)間重新通過ITC或其他途徑認(rèn)定其繞道設(shè)計(jì)的合法性，這樣將重新耗費(fèi)大量律師費(fèi)和公司的時(shí)間精力，更重要的是，公司將在1年甚至更長的時(shí)間里被迫退出美國市場。
隨著本案證據(jù)交換的進(jìn)展，律師團(tuán)隊(duì)在掌握味之素公司在專利申請以及調(diào)查啟動(dòng)前與大成公司惡意協(xié)商股權(quán)交易等方面存在不當(dāng)行為的初步證據(jù)后，我們協(xié)助公司調(diào)整了應(yīng)訴策略，即采取了積極進(jìn)攻的訴訟策略，利用 “337調(diào)查”的相關(guān)程序規(guī)則（如調(diào)取證人證言和強(qiáng)迫取證等），獲得了大量對味之素公司不利的證據(jù)，包括但不限于涉案專利無效或不可執(zhí)行的證據(jù)。這直接導(dǎo)致了味之素公司在案件進(jìn)行近1年后撤換了原來的律師團(tuán)隊(duì)。而案件中途換律師付出更為高昂的律師費(fèi)用，且組建新的律師團(tuán)隊(duì)需要時(shí)間熟悉超過50萬頁的案卷和復(fù)雜的案件背景情況。事實(shí)上，這些既已發(fā)現(xiàn)的證據(jù)也為案件的勝訴也打下了基礎(chǔ)。
2.組建搭配合理的律師團(tuán)隊(duì)
“337調(diào)查”案件應(yīng)訴策略的制定和執(zhí)行都離不開律師的經(jīng)驗(yàn)和智慧。因此，本案的勝訴得益于大成公司組建了一支搭配合理的律師團(tuán)隊(duì)。盡管參與本案的律師多達(dá)三十多人，但是本案的核心律師只有4位，一位是在美國“337調(diào)查”領(lǐng)域有三十多年經(jīng)驗(yàn)的老律師，負(fù)責(zé)案件策略和美國“337調(diào)查”程序；一位是專利訴訟律師，負(fù)責(zé)涉及專利方面的出庭和證人盤詢等；一位是專長于生物化學(xué)專利申請的律師，負(fù)責(zé)本案專利的技術(shù)問題，如繞道設(shè)計(jì)和專利無效有關(guān)材料的檢索；以及一位同時(shí)有美國律師執(zhí)照且熟悉美國“337調(diào)查”業(yè)務(wù)的中國律師，負(fù)責(zé)本案證據(jù)工作、律師團(tuán)隊(duì)和大成公司的溝通聯(lián)系以及為大成公司決策提供咨詢等。本案4位核心律師各司其職，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)緊密配合，才能有本案的勝訴。
值得一提的是，本案中方律師全程深入?yún)⑴c案件代理也是本案勝訴因素之一。目前我國律師在“337調(diào)查”案應(yīng)訴中通常從事輔助性的工作，甚至沒有作為代理人正式出現(xiàn)在ITC的法律文書上，無法接觸包含有商業(yè)秘密的案件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容（很多案件連起訴書都包含商業(yè)秘密），這對我國企業(yè)應(yīng)訴相當(dāng)不利。為避免此情況對賴氨酸案的負(fù)面影響，本案之初，應(yīng)訴團(tuán)隊(duì)就積極爭取，通過行政法官的裁決確認(rèn)了同時(shí)持有中國及美國紐約州律師執(zhí)照的冉瑞雪律師有權(quán)簽署商業(yè)秘密保護(hù)令，可以實(shí)質(zhì)代理本“337調(diào)查”案，從而成為本案4位核心律師團(tuán)隊(duì)成員之一。這是ITC歷史上第一次對外國律師的商業(yè)秘密保護(hù)問題進(jìn)行裁決，也為在中國律所執(zhí)業(yè)的有美國某州律師執(zhí)照的中國律師實(shí)質(zhì)性代理其他“337調(diào)查”案件形成先例。
3.公司管理層與律師團(tuán)隊(duì)相互信任，密切配合
如果律師團(tuán)隊(duì)缺乏公司管理層的大力支持以及配合，律師的經(jīng)驗(yàn)和智慧也無法實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。舉例而言，繞道設(shè)計(jì)意味著公司人力物力的投入等。具體到本案，大成公司的繞道設(shè)計(jì)在實(shí)驗(yàn)室做出來之后必須放在工業(yè)化大生產(chǎn)中試產(chǎn)，以檢驗(yàn)實(shí)際生產(chǎn)中的可行性。這在實(shí)際工藝流程中就意味著原來生產(chǎn)線的停產(chǎn)以及清洗生產(chǎn)設(shè)備等大量的工作和費(fèi)用支出。又如，“337調(diào)查”過程中要聘請一些專業(yè)公司完成電子郵件的取證、證人證言調(diào)取的錄像以及開庭時(shí)音像剪輯等，這也是一筆不小的費(fèi)用支出。通過中方律師的努力，本案公司管理層和律師溝通無礙并密切配合大大推動(dòng)了案件的順利進(jìn)行。
■撰稿人/冉瑞雪 中國和美國紐約州執(zhí)業(yè)律師，
北京天達(dá)律師事務(wù)所高級合伙人
