【案情簡介】
“王致和” 老字號與“同仁堂”同齡，均創(chuàng)于清康熙八年（公元1669年），至今已有338年歷史。清朝時曾進入宮廷御膳房，并被慈禧太后賜予“御青方”的稱號。新中國成立后，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，“王致和”品牌越做越大，北京王致和食品集團有限公司（以下簡稱“王致和公司”）現(xiàn)已發(fā)展成為擁有“金獅”、“龍門”、“王致和”等幾大知名品牌的集團。意識到品牌對于企業(yè)發(fā)展的巨大價值，王致和公司早在1985年就將“王致和”注冊為自己的商標(biāo)。此后，從1996年至今，王致和公司又將如下兩幅圖文商標(biāo)在腐乳、調(diào)味品、礦泉水等多種商品類別上注冊為自己的商標(biāo)，以保證自己的商標(biāo)獨占使用權(quán)（見圖1-10-1和圖1-10-2）。 圖1-10-1 “王致和”圖文商標(biāo)一 圖1-10-2 “王致和”圖文商標(biāo)二 自20世紀(jì)90年代末開始拓展國際市場以來，王致和公司在美國、加拿大、東南亞等10多個國家和地區(qū)注冊了“王致和”商標(biāo)，為公司海外市場的拓展開山鋪路，占地扎營。
2006年7月，出于拓展德國市場的需要，王致和公司準(zhǔn)備在德國注冊“王致和”商標(biāo)時，卻被意外告知，“王致和”腐乳、調(diào)味品、銷售服務(wù)3類商標(biāo)已經(jīng)被德國OKAI Import Export GmbH（以下簡稱“歐凱公司”）于2005年11月21日申請注冊，并在2006年3月24日起開始公示。按照德國商標(biāo)法的規(guī)定，商標(biāo)初審公告期為3個月，如果在3個月內(nèi)商標(biāo)局未收到第三人提出異議，則予以核準(zhǔn)注冊。據(jù)此規(guī)定，此時“王致和”商標(biāo)已經(jīng)落入歐凱公司手中。
歐凱公司總部在柏林，是德籍華人開設(shè)的主營中國商品的超市，在德國銷售包括王致和產(chǎn)品在內(nèi)的多種中國知名商品。2006年8月，王致和公司的代理律師向歐凱公司發(fā)出律師函，并積極與對方進行協(xié)商，但對方?jīng)]有任何回復(fù)。
在與對方協(xié)商未果后，王致和公司委托由中方、德方律師共同組成的律師團，根據(jù)德國反不正當(dāng)競爭法和商標(biāo)法等相關(guān)法律，向德國慕尼黑地方法院提起訴訟，要求歐凱公司無償歸還商標(biāo)，依其使用“王致和”商標(biāo)獲利情況對王致和公司進行賠償，并要求對該公司的惡意搶注行為進行處罰。德國時間2007年1月26日，德國慕尼黑地方法院正式受理“王致和商標(biāo)搶注案”。
訴訟期間，王致和公司發(fā)現(xiàn)歐凱公司這家“搶注專業(yè)戶”不僅搶注了“王致和”商標(biāo)，而且還搶注了“白家”、“洽洽”、“老干媽”等近十種中國知名商標(biāo)。王致和公司第一時間與上述企業(yè)取得聯(lián)系，告知其商標(biāo)被搶注的事實。被搶注企業(yè)紛紛表示，要對這種惡意搶注行為斗爭到底并盡最大努力幫助王致和公司奪回商標(biāo)，而后各自對歐凱公司提起起訴。在很短的時間內(nèi)，王致和、狗不理、少林寺、桂發(fā)祥4家企業(yè)出具了經(jīng)其法定代表人簽名的聲明，表明歐凱公司未經(jīng)其許可擅自在德國搶注其商標(biāo)，從而構(gòu)成惡意搶注和不正當(dāng)競爭行為。這份聲明成為法庭上王致和公司向法官證明歐凱公司“惡意搶注”的佐證。
德國時間2007年8月8日上午11點，王致和公司訴歐凱公司商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭案，在專門審理知識產(chǎn)權(quán)案件的德國慕尼黑地方法院第21法庭開庭。庭審當(dāng)天，王致和公司共向法庭提出4項訴訟請求：請求法院判決撤銷歐凱公司搶注的“王致和”商標(biāo)，或者無條件轉(zhuǎn)讓給王致和公司；請求法院對歐凱公司搶注商標(biāo)的行為處以25萬歐元的罰款，或者對其負(fù)責(zé)人進行6個月監(jiān)禁；同時，判決歐凱公司提供銷售帶有“王致和”商標(biāo)的商品獲利情況，王致和公司據(jù)此提出索賠金額；由歐凱公司承擔(dān)訴訟費用。
法庭上，歐凱公司提出王致和公司的標(biāo)識是通用的“中國古代士兵頭像”，不能作為商標(biāo)使用。對此，王致和公司提出，自己的圖文結(jié)合商標(biāo)標(biāo)識是王致和公司請中央工藝美術(shù)學(xué)院的黃偉教授設(shè)計的，王致和通過合同的方式獲得了此標(biāo)識在中國的著作權(quán)，也就是版權(quán)。按照《保護文學(xué)藝術(shù)作品伯爾尼公約》，在一個成員國享有著作權(quán)的權(quán)利人，在其他成員國中也同樣享有著作權(quán)。中國和德國都是《伯爾尼公約》的成員國，因此王致和公司在德國也享有對該標(biāo)識的版權(quán)。由于歐凱公司搶注商標(biāo)的標(biāo)識與王致和享有版權(quán)的標(biāo)識一模一樣，因此歐凱公司的行為侵犯了王致和公司在先的著作權(quán)，這也是王致和要求法庭撤銷歐凱公司搶注商標(biāo)的重要理由。
2007年11月14日，慕尼黑地方法院一審宣判：禁止歐凱公司在德國擅自使用“王致和”商標(biāo)，依法撤銷歐凱公司搶注的“王致和”商標(biāo)。
2008年2月25日，歐凱公司不服慕尼黑法院的判決，進行上訴，法院提出調(diào)解，但雙方均未讓步。
2009年1月22日，二審法院慕尼黑高等法院開庭審理了此案。法庭上，王致和公司聘請的德國知名律師沃爾夫?qū)┦繐?jù)理力爭，并出示了非常充分的證據(jù)，要求法庭撤銷歐凱公司惡意搶注的“王致和”商標(biāo)。歐凱公司則沒有出示任何新證據(jù)。
二審中，雙方爭辯的重點主要集中在以下兩個方面：第一，歐凱公司認(rèn)為，該公司的商標(biāo)注冊并不構(gòu)成對王致和公司的不正當(dāng)競爭行為。此外，歐凱公司負(fù)責(zé)銷售，而王致和公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)，二者之間并不存在競爭關(guān)系。但是，法院認(rèn)為這種理由并不成立。雖然從實踐上來說，目前歐凱公司并沒有展開生產(chǎn)，但邏輯上來講，這種可能性是存在的，歐凱公司可以獨立生產(chǎn)帶有“王致和”商標(biāo)的產(chǎn)品并銷售。第二，歐凱公司認(rèn)為，由于王致和公司在德國并沒有進行市場銷售活動，也就是沒有實際使用“王致和”商標(biāo)，因此根據(jù)德國商標(biāo)法的規(guī)定，歐凱公司的這種搶注行為并不違法。對此，王致和公司代理律師認(rèn)為，王致和公司在德國的銷售行為是存在的，因為目前在德國銷售的產(chǎn)品都是來自于王致和公司的分銷商，根據(jù)王致和公司與負(fù)責(zé)銷往歐洲和德國的分銷商所簽訂的合同，證明了這種銷售關(guān)系的存在。因此，歐凱公司的上述理由也是站不住腳的。
2009年4月23日，慕尼黑高等法院作出終審判決：裁決“王致和”商標(biāo)侵權(quán)案中方勝訴，德國歐凱公司停止使用“王致和”商標(biāo)，并撤回其在德國專利商標(biāo)局注冊的“王致和”商標(biāo)。至此，這起被譽為“中華老字號企業(yè)海外訴訟第一案”的糾紛終于以“王致和”商標(biāo)物歸原主而告終。
【案例評析】
在“第二屆中華老字號品牌價值百強榜”評選中，上榜的358個中華老字號有117個品牌價值超過1億元，“茅臺”和“五糧液”的品牌價值甚至超過100億元。中華老字號顯示出巨大的品牌價值。同時，根據(jù)國家工商管理總局提供的數(shù)據(jù)顯示，從20世紀(jì)80年代到2007年，總共發(fā)生了2 000多起我國出口商品的商標(biāo)在海外被搶注的案例，每年造成無形資產(chǎn)的損失達到10億元人民幣。如何避免中華老字號、中國的馳名商標(biāo)以及知名品牌在海外慘遭黑手，成為我國企業(yè)走出去的過程中一個無法回避的課題。總結(jié)王致和案，從中可以得到如下啟示。
一、“兵馬未動，糧草先行”：商標(biāo)應(yīng)該成為中國企業(yè)“走出去”的先頭部隊
商標(biāo)權(quán)是知識產(chǎn)權(quán)的重要組成部分，跨國企業(yè)普遍對此予以高度重視。相比之下，我國企業(yè)的商標(biāo)權(quán)意識比較薄弱，因而更容易在“走出去”的過程中遭遇商標(biāo)搶注糾紛。商標(biāo)一旦在國外被搶注，我國企業(yè)產(chǎn)品要進入被搶注國家或地區(qū)，企業(yè)就得以重金買回本該屬于自己的商標(biāo)或“改名換姓”，這兩種方法都需要付出高昂的代價。因而企業(yè)事先在潛在海外市場進行商標(biāo)注冊，將商標(biāo)作為自己海外市場戰(zhàn)略的先頭兵，為自己的產(chǎn)品開山鋪路，占地圈營。這是一種成熟的商業(yè)戰(zhàn)略，也是最經(jīng)濟、最簡單、最有效的自我保護方式。
王致和集團總經(jīng)理王家槐在談到維權(quán)案的啟示時說，關(guān)鍵有兩點：“一是要有商標(biāo)注冊意識。企業(yè)要重視商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)的保護，不要等侵權(quán)事件發(fā)生后才想到保護自己；二是要有商標(biāo)維權(quán)意識。一旦發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被人搶注，企業(yè)要敢于運用法律武器維護自身的權(quán)益。”世界上很多國家歷來重視商標(biāo)的國際注冊，如“可口可樂”、“奔馳”、“麥當(dāng)勞”、“柯達”、“歐米茄”等均在150多個國家申請注冊，并取得商標(biāo)權(quán)；“松下”已在180多個國家和地區(qū)相繼注冊。
因此，我國企業(yè)要真正走向國際化，開拓海外市場，創(chuàng)造國際名牌，必須增強商標(biāo)保護意識。首先要做的就是，盡快在海外進行商標(biāo)和標(biāo)識的申請和注冊工作，做到未雨綢繆，防患于未然。我國加入的一系列知識產(chǎn)權(quán)國際條約為我國企業(yè)在海外注冊商標(biāo)提供了極大的便利。依據(jù)聯(lián)合國世界知識產(chǎn)權(quán)組織《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定》以及《商標(biāo)國際注冊馬德里協(xié)定議定書》，“商標(biāo)國際注冊馬德里體系”是企業(yè)進行商標(biāo)國際注冊最方便、最經(jīng)濟的途徑。我國已于1989年加入了《馬德里協(xié)定》，并于1995年加入了《馬德里議定書》，成為馬德里體系的成員國。根據(jù)該協(xié)議，我國的企業(yè)可以通過商標(biāo)局向世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局提出商標(biāo)國際注冊的申請，某一商標(biāo)只要在國際局獲得注冊，便可成為國際注冊商標(biāo)，在馬德里協(xié)定各成員國普遍生效。目前“馬德里體系”的締約方約有80個，包括美國和歐盟，基本覆蓋了中國主要的貿(mào)易伙伴。
據(jù)悉，2008年，外國企業(yè)通過《馬德里協(xié)定》到中國申請注冊的商標(biāo)就有1.7萬件；而同年中國企業(yè)到海外申請商標(biāo)注冊為2 059件，歷年累計總數(shù)也只有8 600多件。這說明與跨國企業(yè)相比，我國企業(yè)還缺乏商標(biāo)海外注冊的意識，沒有認(rèn)識到商標(biāo)先行對于企業(yè)開拓海外市場的重大意義。在本案中，如果王致和公司在其第一輪海外商標(biāo)注冊中就在德國申請注冊，那么也不會存在今天這樣一場耗時費力的訴訟了。
二、“眼觀六路，耳聽八方”：中國企業(yè)建立商標(biāo)侵權(quán)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)刻不容緩
2006年7月，王致和公司被德國專利商標(biāo)局告知“王致和”商標(biāo)被歐凱公司注冊時，其實歐凱公司獲得德國專利商標(biāo)局核準(zhǔn)尚不超過1個月的時間。歐凱公司在2006年1月提出注冊申請后，德國專利商標(biāo)局對其申請自2006年3月24日起開始公示，按照德國商標(biāo)法的規(guī)定，商標(biāo)初審公告期為3個月，這3個月為異議期，如果有第三人在此期間向商標(biāo)局提出此項注冊申請侵犯其權(quán)利的異議，那么歐凱公司很有可能不能獲得注冊。因此，如果王致和公司再提前1個月發(fā)現(xiàn)被搶注的事實，然后向德國專利商標(biāo)局提出證據(jù)確鑿的異議，德國專利商標(biāo)局可能將會駁回歐凱公司的注冊，從而避免日后曠日持久的訴訟大戰(zhàn)。因此，建立商標(biāo)與品牌的侵權(quán)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)對于我國企業(yè)防范海外侵權(quán)風(fēng)險，掃清潛在的市場障礙具有不可替代的作用。
商標(biāo)與品牌預(yù)警的目的就是及時發(fā)現(xiàn)商標(biāo)在國內(nèi)外所受到的侵權(quán)風(fēng)險并果斷地采取措施予以制止，將維權(quán)成本降至最低。在侵權(quán)人搶注商標(biāo)尚未成功之前，維權(quán)費用是非常低的，而一旦搶注成功，則必須意味著通過訴訟或者贖金等方式解決糾紛，維權(quán)的成本將非常高。并且，訴訟期間許多國家禁止?fàn)幾h商標(biāo)的使用，對產(chǎn)品銷售等極為不利。
如何建立商標(biāo)乃至知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)監(jiān)測預(yù)警機制呢？首先，委托商標(biāo)監(jiān)測代理服務(wù)機構(gòu)（商標(biāo)代理事務(wù)所、律師事務(wù)所等）應(yīng)該是目前來說最便捷和有效的方式。目前，我國許多的商標(biāo)代理機構(gòu)或法律服務(wù)機構(gòu)都提供商標(biāo)從申請注冊到續(xù)展申請、侵權(quán)預(yù)警以及維權(quán)代理等全方位服務(wù)，并且已經(jīng)形成了比較穩(wěn)定和較為成熟的監(jiān)測系統(tǒng)，可以為企業(yè)提供專業(yè)的服務(wù)。其次，政府或行業(yè)協(xié)會等社會力量應(yīng)當(dāng)考慮建立我國企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)監(jiān)測預(yù)警機制。目前，我國政府部門已經(jīng)在進行此方面的研究和嘗試。對于行業(yè)協(xié)會而言，可以在保護集體商標(biāo)、地理標(biāo)志和原產(chǎn)地名稱以及行業(yè)企業(yè)的其他知識產(chǎn)權(quán)方面建立起有效的預(yù)警系統(tǒng)。最后，有實力的企業(yè)可以自己建立商標(biāo)監(jiān)測預(yù)警機構(gòu)，最大限度地保護自己的商標(biāo)免遭“搶注”和其他侵權(quán)損害，避免以后付出難以估算的巨大維權(quán)代價。
此外，企業(yè)在日常的對外貿(mào)易活動中要樹立防范意識，維權(quán)從平常做起。“在和國外的代理商或者外貿(mào)公司簽訂產(chǎn)品代銷合同時，對商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)問題要作出明確的約定，以避免事后糾紛。同時，要注意保存好與有關(guān)貿(mào)易往來的商業(yè)函件，以便在出現(xiàn)商標(biāo)權(quán)益糾紛后能夠提供出有利于自己的證據(jù)。”孫緒聞.王致和海外成功維權(quán)的啟示\[N\].首都建設(shè)報，2007-12-05.
三、“剛?cè)岵浻布媸保悍删S權(quán)當(dāng)仁不讓，多種策略可以考量
“王致和案”無疑是我國企業(yè)在海外運用法律維護自己合法權(quán)益的榜樣，從獲知對方侵權(quán)時即發(fā)去律師函到提起訴訟，再到二審，王致和公司通過法律程序最終使“王致和”商標(biāo)物歸原主。因此，王致和公司被譽為中國企業(yè)海外維權(quán)的“斗士”、“硬漢”，敢于以法律為武器與對方叫板到底。但同時我們也應(yīng)看到，法律大戰(zhàn)硝煙彌漫的背后，王致和公司也并沒有放棄“攻心”戰(zhàn)略，即以談判和協(xié)商的手段嘗試與對方解決糾紛。王致和公司在一開始便試圖通過雙方協(xié)商的手段拿回商標(biāo)。即使進入訴訟程序以后，王致和公司仍然做過談判與協(xié)商的努力，只是歐凱公司提出的條件過于苛刻，最終使協(xié)商失敗。
實際上，我國企業(yè)在海外發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)糾紛時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)、對手的目的以及自己的商業(yè)戰(zhàn)略等多種因素綜合考慮采用多種解決糾紛策略，包括協(xié)商、談判與訴訟等。在商標(biāo)搶注案件中，搶注人一般無非有3種目的：（1）先行搶注，然后逼迫商標(biāo)人出高價將商標(biāo)贖回，從中撈取大筆“橫財”；（2）競爭企業(yè)通過搶注行為，阻止對手進入相關(guān)市場，從而達到壟斷目的；（3）代理商或銷售商企圖通過搶注行為獲得產(chǎn)品的總代理權(quán)或獨家代理權(quán)。一旦搶注人提出以上3個條件，權(quán)利人往往是不能接受的。所以，如果搶注企業(yè)“一意孤行”，沒有任何協(xié)商的余地，那么我國企業(yè)應(yīng)當(dāng)毫不手軟，堅決啟動法律程序來維護自己的合法權(quán)益。否則可能會得不償失，甚至“賠了夫人又折兵”。
同時，國內(nèi)企業(yè)在海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛中也不能放棄談判與協(xié)商的解決方式，很多時候甚至可以將此作為首要選擇。如果對手愿意接受協(xié)商，且雙方存在協(xié)商的合理基礎(chǔ)，那么相對于耗時費力的訴訟大戰(zhàn)來說，談判與協(xié)商的手段不僅僅可以運用最小的成本維護自己的權(quán)益，而且關(guān)鍵是有利于企業(yè)整體商業(yè)戰(zhàn)略的順利推進，更好地打開國外市場。如同樣被歐凱公司搶注商標(biāo)的白家集團，在德國當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品銷售量較大，所以集團表示不愿意和經(jīng)銷商鬧翻，從而影響到產(chǎn)品在德國的銷售。那么，談判與協(xié)商便成為其與歐凱公司解決糾紛的首選途徑。
四、“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”：熟悉外國法律與國際條約，采用正確的訴訟策略
王致和公司之所以能夠打贏這場跨國訴訟，排除其他因素，很大程度上是因為采取了正確的訴訟策略和技巧。王致和公司主要在3個方面向歐凱公司提出訴訟，即惡意搶注、侵犯商標(biāo)圖案的著作權(quán)和不正當(dāng)競爭。
王致和公司通過提交相關(guān)的證據(jù)證明歐凱公司作為王致和產(chǎn)品在德國的銷售商，明知“王致和”商標(biāo)屬于中國王致和公司，卻仍然將“王致和”商標(biāo)在德國進行注冊，具有明顯的搶注“惡意”以及試圖阻止王致和公司擴大德國市場，企圖獨占銷售的不正當(dāng)競爭目的；同時，通過舉證證明歐凱公司不僅搶注“王致和”，而且搶注“老干媽”、“洽洽”、“白家”等商標(biāo)的系列搶注行為進一步證明其構(gòu)成“惡意搶注”；以著作權(quán)訴由打商標(biāo)權(quán)官司，也是王致和公司的明智之處。“王致和”商標(biāo)圖案的設(shè)計已經(jīng)構(gòu)成作品，受著作權(quán)法的保護，同時中國和德國都加入了《保護文學(xué)藝術(shù)作品伯爾尼公約》，“王致和”商標(biāo)圖案在中國享有著作權(quán)，在德國也同樣享有著作權(quán)。德國商標(biāo)法規(guī)定，注冊商標(biāo)不能侵犯他人的在先權(quán)利，而“王致和”圖案作品設(shè)計在先，相對于歐凱公司的注冊行為，已經(jīng)構(gòu)成“在先權(quán)利”，因此德國法院認(rèn)定歐凱公司侵犯了王致和公司的著作權(quán)。
由上可以看出，我國企業(yè)在走出去之前，必須認(rèn)真研習(xí)國際知識產(chǎn)權(quán)條約與規(guī)則以及目標(biāo)國家與地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)。許多跨國公司將我國企業(yè)拖入訴訟，正是希望利用我們不懂外國法律與語言逼中國企業(yè)就范。欲與之同臺競技，必與其共悉規(guī)則。此外，在跨國訴訟中選擇中方律師與外國律師共同組成律師團，也有利于我們變被動為主動，更好地在國外進行訴訟。
五、“同根而生，相煎何急”：一場由華人在德國上演的“德比大戰(zhàn)”
王致和維權(quán)案還有一個沒有引起人們足夠關(guān)注的事實是，這起案件雖然被媒體報道為“中華老字號企業(yè)海外訴訟第一案”、“跨國知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)案的勝利”等，但實際上則是一場由華人在海外上演的一場商業(yè)爭斗。歐凱公司的老板是一位加入德國籍的華人，而歐凱公司作為一家超市，主營業(yè)務(wù)也是中國食品的銷售，正是因為其老板身為華人，才深知“王致和”商標(biāo)的價值，從而企圖通過搶注其委托供貨商的商標(biāo)，來達到獨占市場的目的。
近幾年海外華人搶注中華老字號或者國內(nèi)馳名商標(biāo)的事件不斷發(fā)生。究其原因，無非是海外華人對國內(nèi)的中華老字號、馳名商標(biāo)的情況比較熟悉，深知它們的價值所在，出于各種目的，便利用所在國的法律制度對這些品牌進行“搶注”，使海外華人與國內(nèi)老字號、馳名商標(biāo)企業(yè)進行“窩里斗”成為普遍現(xiàn)象。我國企業(yè)在警惕外國企業(yè)挑起知識產(chǎn)權(quán)糾紛的同時，不料“后院起火”，“內(nèi)憂外患”讓中國企業(yè)海外維權(quán)更加困難。實際上，如果部分海外華人企業(yè)或者代理商去除這種投機心理，轉(zhuǎn)而與國內(nèi)企業(yè)進行戰(zhàn)略合作，憑借其對海外市場的熟悉與國內(nèi)企業(yè)的老字號品牌價值，完全可以變“窩里斗”為雙贏，為雙方都帶來利益。否則，像歐凱公司，原本希望通過搶注國內(nèi)同胞的商標(biāo)獨占市場，不料不但商標(biāo)沒能搶到，原本已經(jīng)取得的代理權(quán)也多半不保。這對我們?nèi)A人形象、中國形象而言也是一種損害，豈不是“偷雞不成反蝕把米”？
■ 撰稿人/李偉華 上海大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院
