【案情簡介】
深圳比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）是我國最大的電池生產企業，自1995年成立并涉足充電電池生產以來，在短短數年里迅速崛起，憑借優秀的產品品質和巨大的成本優勢，比亞迪成為與三洋、索尼比肩的全球第二大充電電池供應商，短短數年便打破了日本廠商獨霸全球充電電池市場的格局。其中，在鋰離子充電電池方面，截至2003年，比亞迪排名全球第3位，僅次于三洋、索尼之后。在全球手機用戶中,每3個人中就有1個人在使用比亞迪生產的電池。比亞迪的迅速崛起讓全球電池市場上的制造大鱷——索尼深感不安，一場跨國知識產權訴訟就此拉開序幕。
2003年7月8日，日本索尼公司（以下簡稱索尼）在事先沒有進行任何談判的情況下，一紙訴狀將比亞迪告到了東京地方法院，指控比亞迪在2001年、2002年日本CEATEC展覽會上展出的兩款鋰離子電池侵犯其特許第2646657號（以下簡稱“657專利”）、特許第2701347號兩項日本專利權，請求禁止比亞迪向日本進口、銷售最主要的6種型號的鋰離子充電電池。這兩項專利權都是1988年申請的，一項是“電池內部按平均容量設計一定空隙”的專利，一項是“電池正負極涂敷物質的厚度及其比例”的專利。索尼認為，上述兩項專利是鋰離子充電電池的基本專利。
面對索尼的指控，比亞迪在第一時間由總裁召集多位副總裁及知識產權部經理召開緊急會議，進行應訴戰略部署。之后，比亞迪在日本聘請了著名律師團隊，由公司知識產權部組織負責組織應對訴訟，由相關技術、市場部門給予充分配合。
比亞迪對索尼的起訴狀及涉案專利文本進行研究，并和自己的產品進行比較、分析，比亞迪最后確信并未侵犯索尼的專利權。同時，比亞迪以相關產品的有關工藝技術標準為依據，指出索尼計算比亞迪電池空隙的錯誤，并提出正確的計算結果，以此證明并未侵犯索尼的專利權。此外，比亞迪還通過在生產現場對取樣過程及結果進行公證并作為不侵權證據提交給法院。
2003年10月8日，經過精心準備，比亞迪向東京地方法院遞交答辯書及相關證據38份，請求確認不侵犯索尼的專利權。在整個訴訟過程中，比亞迪提交的辯論文件和證據材料將近200份，共計5 000多頁。
在訴訟過程中，比亞迪通過認真研究日本的專利法律，并獲取大量的證據對索尼據以提起訴訟的兩項專利進行仔細分析后，認定“657”專利并非有效專利。因此，比亞迪確定了明確的訴訟戰術，即一方面積極應訴，證明自己并沒有侵犯索尼專利；同時從根本上將索尼的專利無效掉，釜底抽薪，使其不攻自破。
2004年3月19日，比亞迪向日本特許廳提起專利無效宣告請求，請求宣告索尼的657專利無效。比亞迪對657專利主張無效的理由主要有3點：（1）657專利違反日本專利法第29條第1項第3號規定，不具備新穎性，根據日本專利法第123條第1項第2號的規定應該被判定為無效。（2）657專利是同行業技術人員易于發明的，違反日本專利法第29條第2項規定，不具備創造性。（3）657專利的說明書專利請求范圍和發明的詳細說明記載不充分，不滿足日本專利法第36條第3項和第4項規定的要件，根據專利法第123條第1項第4號的規定應該被判定為無效。
實際上，索尼的公司的657專利于1997年5月9日被授權后，自1998年2月20日起，湯淺集團株式會社、新神戶電機株式會社、日立Maxcell株式會社3家日本公司曾對該專利提出異議，試圖請求法院宣告該專利無效，但最終并未能完全無效該專利，只是迫使索尼于2000年4月13日修改了自己主張的權利要求，將其保護范圍縮小為現在的每1Ah設置0.4cc以上的空隙，并于2000年6月6日獲得了日本特許廳的認可而維持了該專利繼續有效。因此，對于這次比亞迪針對統一專利提出的專利無效申請，索尼可以說是穩如泰山，就連外界媒體也稱比亞迪的無效申請是“不計風險的掙扎”。
2005年1月25日，日本特許廳作出裁決，宣告657專利無效。裁決表明：“根據以上，本案的發明專利（657專利）是違反專利法第29條第2項規定的，符合專利法第123條第1項第2號規定情形，所以不用討論上述的無效理由1（即不具備新穎性的無效理由）和無效理由3（即說明書公開不充分的無效理由），都應該被判為無效。”
2005年3月2日，索尼不服日本特許廳對其657專利作出的無效裁決，向東京知識產權高等法院（日本知識產權高等裁判所）提出上訴，請求撤銷日本特許廳的裁決，維持其657專利有效。然而在比亞迪有力的證據和事實面前，2005年11月7日，針對657專利無效上訴案，東京知識產權高等法院作出判決：“駁回原告（索尼公司）的請求。訴訟費用由原告承擔�！�
2005年12月2日，索尼向東京地方法院遞交撤訴請求書，撤銷所有對比亞迪的指控。至此，由索尼在2003年7月8日在日本本土提起的訴訟，以我國公司比亞迪獲得全勝告終。
比亞迪反訴日本索尼專利無效案是我國企業首次在境外贏得針對跨國公司提出的專利無效案件，而該案也因此被評為“2005年中國知識產權十大案件”。
【案例評析】
比亞迪反訴索尼專利無效案是我國企業客場作戰取得的完美勝利。實際上，就在2002年9月，距索尼起訴比亞迪10個月以前，全球電池第一大巨頭日本三洋公司在美國剛對比亞迪提起專利訴訟，指控其侵犯三洋多項專利。一波未平，一波又起，可謂使比亞迪腹背受敵。兩大巨頭之所以前呼后應地對一個中國民營企業提起跨國知識產權訴訟，就是因為比亞迪在全球電池市場上的占有率和競爭能力直逼三洋和索尼，讓他們感到恐慌。而比亞迪目前60%的電池產品出口，其最大的海外市場就在歐美和日本，而三洋和索尼分別在美國和日本先后起訴比亞迪，兩家公司如此巧合的“默契”，可謂“司馬昭之心”，路人皆知了。因此，索尼在日本對比亞迪提起的專利訴訟可以說是跨國巨頭們事先布置好的“專利阻擊戰”中的一環。
面對跨國巨頭們的圍追堵截，比亞迪在日本“戰場”客場作戰何以能贏得這場跨國知識產權訴訟的勝利？我國企業在“走出去”的過程中如何進行知識產權的攻防策略？從凱旋而歸的比亞迪身上，我們或許可以學到許多。
一、“自主創新，未雨綢繆”——擁有自己的核心專利技術是應對跨國公司專利壁壘的根本
比亞迪針對索尼提出的侵犯其兩項專利權的指控，之所以能夠不畏強權、挺身應對，最根本的是因為比亞迪經過對對手和自己產品技術特征的詳細分析，確信自己的專利并不侵犯索尼的專利權。不僅如此，比亞迪早在對這種電池進行研發設計之時，在技術創新的過程中就有意對索尼這個強大競爭對手的專利技術進行了專利回避設計。針對657專利，索尼的專利要求是電池液容量在0.4毫升之上，比亞迪在設計時就將電池液容量控制在0.4毫升以內；而對索尼的另外一項專利（電池正負極涂敷物質的厚度及其比例），索尼的專利技術要求電池極片厚度在80～250微米，比亞迪所研制出來的電池厚度就有意設計在這個范圍之外，侵權就不能成立。比亞迪知識產權與法律部經理黃章輝表示，企業技術創新首先要學會規避壁壘性技術。壁壘性技術往往都把壁壘設定在一定的范圍之內，超出這個范圍就不屬于專利壁壘之內，在競爭市場上就能避免專利侵權的巨大風險。
實際上，比亞迪自創立以來，就始終堅持“技術為王、創新為本”的發展理念，注重企業自己的核心專利技術的研發與應用。作為一家技術密集型的國際化制造企業，比亞迪在技術研發創新方面投入巨大。對于IT零部件產業群，比亞迪在深圳成立比亞迪中央研究院，聚集一大批高學歷人才專門進行電池技術、表面技術、液晶技術等相關領域的基礎研究與技術創新�！白�1999年以來，比亞迪在國內外申請的專利數以平均每年195%的速度增長，僅2005年一年，比亞迪的專利申請就達到800多項�！甭橛裥�.比亞迪三洋案啟示：站在對手肩頭不一定是神話\[N\].中國經營報，2006-01-07. 在技術創新的過程中，比亞迪注重面對現有專利技術進行專利回避設計或積極尋求替代性生產技術，以突破競爭對手的專利壁壘，避免掉入跨國公司層層布防的專利“陷阱”。由貼牌代工走向技術創新，由“中國制造”邁向“中國創造”，這正是比亞迪應對跨國專利“阻擊戰”的戰略寶典。
當然，擁有自主核心技術專利對于許多中小企業來說并非一朝一夕的事情，尤其是在跨國巨頭的專利“重重布防”之下，已經將短時間之內的行業技術創新的空間壓縮至最低限度，這對于本來技術研發能力相對薄弱的我國企業來說更是雪上加霜。因此，企業在知識產權戰略中針對競爭對手的核心專利，可以運用購買相關的專利技術、甚至是通過獨占許可等方式獲取一系列的專利使用權，來增加與競爭對手談判與抗衡的砝碼。這樣，無論是面對競爭對手的巨額專利使用費索取，還是遭遇跨國公司的專利侵權訴訟，運用自己購買或被許可的專利技術進行反擊，或許可以成為企業商戰中的有力“殺手锏”。
二、“釜底抽薪，反守為攻”——選擇正確的訴訟策略是化解知識產權訴訟的法寶
在知識產權訴訟中，應對專利侵權訴訟通常有兩種策略：一是提供證據證明自己的技術不侵犯對方的專利權；二是提出專利無效申請，直接把對方的專利無效掉。一旦專利被宣告無效，侵權便無從談起。比亞迪在本案中成功地將這兩種策略結合起來，一方面“明修棧道”，積極應訴，并提供38份、5 000多頁證據材料證明自己并不侵犯索尼的專利權；同時又“暗度陳倉”，向日本特許廳提出專利無效申請，請求宣告657專利無效。這正是比亞迪訴訟策略選擇的高明之處。
在索尼本土起訴比亞迪侵犯其專利權的訴訟壓力下，如果比亞迪面對訴訟畏首畏尾、不敢應訴，而是選擇妥協或和解，那么比亞迪必然以向索尼繳納巨額的專利使用費或者退出日本市場為代價。不僅如此，專利侵權的風險勢必會影響到比亞迪大量的重要客戶如諾基亞、摩托羅拉等公司繼續使用其產品的信心，加之國際輿論的影響，很有可能失去大量的國內外市場訂單而導致產品銷量銳減，繼而引發的就會是大量生產線關閉以及大批技術人員失業，更會影響到比亞迪整體的市場戰略。因此，面對索尼的咄咄逼人，比亞迪信心堅挺，沉著冷靜地作出了奉陪到底的決定。這可以維護比亞迪在國內外市場上的聲譽，并且在訴訟期間保住大量客戶。
同時，比亞迪考慮到索尼的657專利在1998年就曾遭到日立、神戶等日本企業的無效申請，此次如果可以做到“釜底抽薪”，就能使索尼的起訴不攻自破。按照日本專利法的規定，如果在專利侵權訴訟期間，一方針對爭議專利提出無效申請，法院應當暫時中止審理案件而等待日本特許廳的裁決結果。而一旦該爭議專利被裁決無效，侵權之訴自然無法得到支持。比亞迪經過大量的證據收集，最終使日本特許廳認定657專利不具備創造性而無效，這樣陷入被動地位的索尼不得不考慮撤訴或者勉強上訴。
實際上，在專利侵權糾紛中，被訴方申請對方專利無效是常用的訴訟策略。因為如果有充分的證據能夠證明專利無效，侵權指控不攻自破；而即使在并不十分確定的情況下申請對方專利無效，也未嘗不是一種“圍魏救趙”的訴訟策略。因為一旦專利被提出無效申請，起訴方必然擔心專利無效申請造成的客戶信心動搖、商譽受影響等因素，從而可能會主動撤訴或者主動提出和解。因此，在專利侵權訴訟中根據對方的專利情況靈活選擇訴訟策略尤為重要。
三、“防微杜漸，有備無患”——專利回避設計應當成為企業技術研發中的重要策略
專利回避設計是一種常見的專利被動規避策略，即研究他人（主要為競爭對手）的某項專利，然后設計一種不同于受專利法保護的他人專利的新方案，來有意規避他人的專利權，從而避免專利侵權的風險。李靜.知識產權戰略之“專利回避設計” ［EB/OL］.［2009-10-12］.http://www. dfhf.cn/search/View.asp?ID=53. 如上提及，比亞迪的鋰電池技術之所以沒有侵犯索尼的專利，是因為比亞迪在進行技術創新之初就對競爭對手的專利進行了專利回避設計，有意突破競爭對手的技術壁壘，避免侵權風險。不僅是對于這兩項爭議的專利技術，對于其他技術，比亞迪也非常注重回避設計或者尋找替代技術生產工藝。這是比亞迪整個企業知識產權戰略下的題中之意。而本案中，正是得益于技術設計之初的有意規避，才避免了一場跨國巨頭發起的專利訴訟“滅頂之災”。
專利回避設計雖然不是企業技術創新的靈丹妙藥，但卻是企業知識產權策略中避免侵權發生的重要措施，同時也可能是代價最小的一種競爭研發手段。專利回避設計的第一步是要搞清所要回避的專利保護范圍的大小，找出其保護范圍最寬的權項進行分析，結合說明書，確認該權利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。經過這樣的分析，可以整理出該最寬權利要求包含的幾個必要技術特征，這樣就提供了一個比對基準，來檢驗將來的回避設計是否滿足下限要求。值得提及的是，這種技術特征的對比不僅是字面上的，還應考慮其等同物。當然，這也是對比的難點所在，因此企業要注重侵權判定理論中的字面侵權（全面覆蓋）原則、等同原則在回避設計中的應用。
當然，采用專利回避設計本身就意味著他人在該項技術領域擁有專利權，而己方已經處于不利態勢，因此注重自主技術研發，才是企業知識產權戰略的根本。像比亞迪成立的中央研究院以及技術研發中心，研發人員達到近萬人，對于發明專利人的獎勵有10 000元每人次，可見其技術創新的力度。此外，比亞迪建立有專門的知識產權與法律部，專門負責公司的專利申請、知識產權保護、知識產權糾紛處理等事務，每年在專利維護方面的投入多達5 000萬元。臨時抱佛腳不如修煉平時之功，通過建立知識產權戰略來增強企業的技術創新能力，并降低甚至避免侵犯競爭對手專利權的商業風險，比亞迪的知識產權戰略尤其是專利研發上的專利回避設計，規避技術壁壘以及尋找替代性技術的戰略值得我國所有企業學習。
四、“誰是誰非，證據為真”——收集確鑿有力的證據是贏得知識產權訴訟的關鍵
“法官的眼里只有證據，沒有事實”的法諺道破證據對于一場訴訟的重要性。在以往的專利侵權訴訟中，許多實際上并沒有侵犯對手專利權的我國企業正是因為幾項甚至是一項證據收集缺失而被判敗訴�！皩＠謾嘣V訟中涉及的證據具有數量眾多、種類繁雜、技術性強、知識面廣、難于獲取、極易喪失等特性，取證過程本身往往就是借助科學技術等手段提取、分析、審查、判斷和確認證據的過程,就是認識和掌握智力成果產生、變化、運用及發展規律的過程,因而對專利侵權訴訟證據的收集、審查、判斷和確認就比其他民事訴訟證據的相關工作更為復雜和困難。”廖志剛.論專利侵權訴訟證據制度\[J\].重慶工學院院報：社會科學版，2008，22（5）.比亞迪公司對657專利提出無效申請最后能夠成功，律師團收集的證據起到了關鍵作用。657專利是在1997年5月9日向日本特許廳申請的，能否在這場官司中勝出，就看能否取到在索尼的專利申請日之前，有相同或相近似的產品在市場上或公開出版物上銷售或公開刊登的證據。
在會聚專家認定657專利應當屬于當時的公知技術之后，律師團隊就開始了全球范圍內尋找合適的專利文獻以及其他材料的艱苦過程。律師團對657專利與其他國家的幾千項相同領域的發明專利進行了檢索，從中調出600余項專利文獻，又通過對比和篩選，將范圍縮小到了60余項。最后經專家鑒定，選定其中時間在1997年5月9日之前，在創造性上足以宣告索尼發明專利無效的6篇對比文獻。整個純粹搜索證據的過程就持續1個月之久。
在日本特許廳開庭審理的比亞迪訴索尼發明專利無效宣告案中，比亞迪律師團圍繞200余份辯論文件和證據材料所構成的證據鏈，以精彩的辯語和觀點以及鐵錚錚的事實和證據，讓日本特許廳作出了657專利無效的裁決。
■ 撰稿人/李偉華 上海大學知識產權學院
